특허 및 민사소송 절차에서의 보정, 청구 범위의 변경, 그리고 컴퓨터 관련 발명의 특허 보호에 관한 법적 쟁점과 실무적 고찰 doc_id PCY_201412121018504191_19

즉, 그것은 본 건 보정 전 본원 발명의 목적 달성에 부수하여 생기는 일에 대한 작용 효과이며, 그런 의미에서 그 의미는 목적에 종속된다. 따라서 첨부된 작용 효과 내지는 목적은 본 건 보정 전 본원 발명의 목적에 부수하는 부차적인 것이라 할 것이고 이를 바로 보정 전 고안의 목적을 일탈하는 것으로 보는 것은 상당하지 않다. (중략) 피고는, “전지 급전식 전자노출제어장치를 가지고 있다라는 기재는 발명이 이용되는 대상을 나타낼 뿐이지, 노출제어수단 자체는 본 건 보정 전 본원 발명의 목적과 그것을 달성하기 위한 필수 구성 요건의 범위를 벗어난 것이다 “라고 주장하지만, 실용신안 등록 청구범위에 명기되어 있는 사항인 이상, 그것은 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항인 것이 당연하고, 본 건 보정 전 본원 발명은 노출 제어 장치의 존재를 전제로 고안된 것이기 때문에 피고의 주장은 받아들일 수 없다. 본 건 발명은 위 기초사실에서 본 바와 같이, 폴리에스테르 필라멘트사를 가연시켜 텍스춰사를 제조함에 있어 공지의 접촉타입 가열기를 사용하는 가연시스템은 크림프성이 최고인 가열기온도와 염색성이 최하인 가열기온도 사이에 큰 차이가 있어 가장 적절한 가열기온도를 선택하는 것이 어려운 문제점이 있기 때문에 이를 극복하기 위하여 접촉타입 대신에 비접촉타입 가열기를 사용한 것이고, 비접촉타입 가열기를 사용할 경우 가열구역에서 사의 벌루닝을 조절하기 어려워 가열 고정 효과가 불규칙하게 되는 문제점이 있기 때문에 이를 극복하기 위하여 비접촉타입 가열기 내에 필라멘트사의 주행방향으로 홈을 갖춘 가열기 본체와 사의 주행방향으로 배열된 절취슬릿을 갖춘 사가이드를 구비한 것이다. 따라서 본 건 발명에 있어 “사의 벌루닝을 억제하기 위한 사 가이드를 구비한 것”은 본 건 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 필수 구성요소로서 명세서에도 구체적으로 개시되어 있으므로, 이 사건 정정은 본건발명의 구체적인 목적의 범위 내에서 기술적 사항의 감축적 변경으로서 제3자의 권리를 침해할 우려도 없어 법 제63조 제2항 소정의 특허청구범위의 변경에 해당하지 아니한다 할 것이다. 정정 청구의 효력에 대해서는 35USC §252(Reissue의 효과) 및 35USC §307(b)에 규정되어 있다. 특허청구범위가 정정되더라도 원 특허와 정정된 특허가 실질적으로 동일하면(Substantially identical) 재발행된 특허는 동일한 법적 효과를 가진다. 다만, 정정에 의해 청구항이 삭제될 경우에는 특허권자는 정정 전 ․ 후의 제3자의 행위에 대해 손해배상을 요구할 수 없고, 특허 청구범위를 확장, 감축, 변경하는 정정을 한 경우에도 특허권자는 정정 전 제3자의 행위에 대해서는 손해 배상을 청구할 수 없다. 이와 같이 특허 정정 전에는 정정되지 않은 다른 청구항들을 침해하지 않다가, 정정에 의해 정정된 청구항을 침해하게 된 제3자를 보호하기 위해 마련된 제3자의 실시권을 중간권(Intervening right)이라 한다. 민사소송법 제254조에서는 소장에 흠이 있는 경우 흠을 보정하도록 명하고 정해진 기간 이내에 흠을 보정하지 않으면 소장을 각하하여야 하는 것으로 정하고 있다. 같은 법 제262조에서는 청구의 기초가 바뀌지 않고 소송절차를 현저히 지연시키지 않는 경우 변론을 종결할 때 까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있는 것으로 정하고 있으며, 같은 법 제263조에서는 청구의 취지 또는 원인의 변경이 옳지 않은 경우에는 직권으로 변경을 허가하지 않는 결정을 하는 것으로 정하고 있다. 따라서 민사소송법에서는 소장의 흠을 보정하지 않으면 소장을 각하하지만 청구의 취지 또는 원인의변경이 옳지 않은 경우에는 청구의 변경을 불허하는 결정을 하도록 정하고 있다. 한편, 민사소송법 제219조에서는 부적법한 소로써 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 변론없이 판결로 소를 각하할 수 있는 것으로 정하고 있다. 특허법 제141조에서는 심판청구서가 제140조 제1항(심판청구서 기재사항), 제3항(특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 도면), 제4항(통상실시권허여심판의 심판청구서 기재사항) 및 제5항(정정심판의 심판청구서 기재 사항) 또는 제140조의2 제1항의 규정에 위반되는 경우 보정을 명하고 정해진 기간 안에 보정하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서를 각하하도록 정하고 있다. 같은 법 제142조에서 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있는 것으로 정하고 있다. 그런데 특허법 제140조에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없는 것으로 정하고 있으나, 그 요지를 변경한 경우 처리절차에 대해서는 정해진 바가 없어 심판 실무상 혼란이 초래되고 있다. 오창수는 ‘인지첨부 등 소장심사는 소송요건 및 청구의 당부를 판단하는 것보다 선행되어야 한다. 소장의 심사는 소송요건 및 청구의 당부에 앞서 선행적으로 따져야 하는 절차이다. 심사의 대상이 되는 사항은 소장의 필수적 기재사항과 인지의 첨부 여부 등 형식적 사항에 한정된다. 그러나 보정불능인 소송요건의 흠이 있어 소를 각하하여야 할 경우에는 소장심사의 과정을 거칠 필요가 없다. 예컨대 원고가 死者를 피고로 하는 소를 제기하였을 경우에 재판장의 소장심사권으로 그 보정을 명할 수는 없고 법원은 그 소를 부적법한 것으로 인정하여 판결로서 각하하는 것이 타당하다’라고 설명하고 있다. 즉, 민사소송법 제219조에서 말하는 ‘부적법한 소로써 그 흠을 보정할 수 없는 경우’란 보정을 통해서도 치유될 수 없는 정도의 중대한 흠을 말하는 것이다. 그렇다면 특허법에서 말하는 ‘그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 청구’도 민사소송에서와 같은 의미로 해석되어야 할 것이다. 정보통신기술의 발전에 따라 과거에는 경험할 수 없었던 새로운 서비스와 기술이 속속 등장하고 있다. 이에 따라 특허 분야에서도 전통적인 특허 제도 하에서 문제되지 않았던 새로운 이슈들이 나타나고 있는데, 그 중 대표적인 것이 컴퓨터 프로그램 관련 발명을 특허로서 보호할 것인가 하는 문제였다. 그간의 동향을 보면, 1960년대 이후 미국에서 축적되어온 판례들을 통해 컴퓨터 프로그램 관련 발명을 특허로서 보호하는 범위가 점차 확대되어 왔고, 특히 1998년 SSB 사건 판결을 통해 온라인 상의 영업방법까지도 특허로서 보호하게 되자 다른 나라들에서도 이를 특허제도로서 보호하지 않을 수 없게 되었다. 이러한 변화는 1990년대 후반 인터넷 기술과 관련 산업부문이 폭발적으로 성장하고, 소프트웨어 산업 부문의 매출액 합계가 PC로 대표되는 하드웨어 산업 부문의 매출을 추월하는 상황에서 소프트웨어 산업 부문을 특허제도의 사각 영역에 방치할 수 없다는 정책적 고려도 작용한 결과이다. 국내에서는 특허청이 지난 2000년 ‘전자상거래 관련 발명의 심사지침’을 제정하는 등 컴퓨터 관련 발명을 특허로서 보호하기 위한 정책적 노력을 계속해 왔고, 컴퓨터 관련 발명이 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로서 산업상 이용 가능한 발명에 해당하는지 여부 등에 쟁점들이 그간 다수의 특허법원, 대법원 판례들을 통해 정리되어 이제 이를 특허 제도의 영역 안에서 보호하여야 한다는 점에 대해서는 대체로 긍정하고 있다. 그러나, 등록된 컴퓨터 프로그램을 어떻게 보호할 것인지에 대해서는 관련 이론과 판례가 정립되지 않아 논란이 되고 있다. 특히, 컴퓨터 프로그램과 관련된 발명 혹은 인터넷 관련 발명은 네트워크 상에서 실시되는 경우가 많고, 하나의 발명을 다수의 주체가 각가 수행하여 전체 발명의 완성에 이르게 하는 경우가 대부분이다.