특허발명의 보호범위 결정 원칙과 직접·간접침해 및 균등론의 적용 기준에 관한 고찰 doc_id PCY_201412121018504191_2

특허법 제97조에서 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것으로 정의하고 있다. 그런데 특허청구범위에 의해 정해지는 특허발명의 보호범위는 무형의 기술적 사상에 기초한 것이어서 그 보호범위를 정하는 데는 기술관련 전문적 지식뿐만 아니라 특허청구범위 해석관련 전문적 지식을 함께 필요로 한다. 우리나라에서는 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구할 수 있는 권리범위확인심판(특허법 제135조 제1항)이라는 제도를 별도로 두고 있는데, 이는 특허발명의 보호범위를 정하는데 필요한 전문지식을 갖춘 전문가 집단으로 하여금 실시 중이거나 실시예정인 기술이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하도록 하여 특허침해소송과 같은 산업재산권 관련 소송의 기초자료로 활용하도록 하자는데 그 의의가 있다고 할 것이다. 현행 특허법에서는 특허침해에 관하여 명시적인 규정을 두고 있지 아니하고 다만, 특허법 제127조에서 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산 ․ 양도․ 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산․ 양도․ 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 침해로 간주한다고 규정하고 있다. 또한, 특허법 제94조에는 ‘특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권 리를 독점한다.’고 규정하고 있다. 따라서 위의 특허법 규정으로부터 유추하면, 특허침해란 제3자가 정당한 권한 없이 유효한 특허발명을 업으로서 실시하는 행위와 그 행위에 관여함으로써 실질적으로 특허권을 제약하는 것으로서 위법성이 인정되는 행위라고 할 수 있다. 전자를 직접침해라하고 후자를 간접침해라하며, 직접침해가 특허발명의 구성요소 전부를 포함한 침해대상물에 대하여 인정되는데 비하여, 간접침해는 침해대상물 또는 침해대상자의 행위가 특허발명의 구성요소의 전부 또는 일부를 포함하지 않은 경우이다. 균등침해는 침해대상물이 특허발명의 구성요소의 일부를 등가관계에 있는 다른 구성요소로 변경하여 실시하는 경우에 성립하는 침해형태이다. 침해대상물의 구성요소의 일부가 특허발명의 대응되는 구성요소와 문언상으로 일치하지 않더라도 서로 등가관계에 있다면 침해대상물이 특허발명의 침해에 해당한다고 보는 것이다. 그 근거는 발명이라는 기술적 사상을 빠뜨리지 않고 특허청구범위에 문언의 형식으로 기재하는 것은 출원인에게 매우 어려운 일이고, 침해자는 특허청구범위의 구성요건을 그대로 모방하여 침해하는 경우 외에, 많은 경우 발명의 구성요소 중 비교적 경미한 부분에 변환을 가하는 모든 경우를 예측하여 이를 포괄할 수 있도록 특허청구범위의 문언을 기재하는 것은 사실상 어렵거나 불가능한 일이라고 할 수 있다. 이와 같이 균등침해는 제3자에게 불의의 불이익을 주지 않는 범위내에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위하여 특허의 보호 범위를 그 문언 이외의 사항에 까지 넓힌 것이다. 미국에서의 균등론은 1950년 Graver Tank 사건의 판결에서 확립되었는데, 침해대상물의 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 가져오는 경우 양 구성요소는 균등하다고 보는, 즉 기능·방법·결과의 “3요소 테스트”가 적용되어 왔다. 그 후 특허발명의 청구범위에 기재된 발명 (claimed invention)과 피고의 장치(accused device)를 전체로 대비하여 균등판단을 하여야 한다는 발명전체 접근법(Invention as a whole approach)도 적용되었으나, 미 연방대법원은 Warner-Jenkinson 판결에서 균등판단은 발명전체 접근법이 아니라 구성요소별 접근법을 적용해야 한다는 것을 판시하였고, 균등론을 적용함에 있어 특정 구성요소가 완전히 배제되는 정도로 균등범위가 인정될 수 없음을 판시하였다. 이러한 구성요소별 접근법을 적용하더라도 미국의 균등론 적용에 있어서, 청구항에 기재된 일부 구성요소를 침해제품이 치환하는 경우에는 그 치환된 구성요소가 청구항에 기재된 것의 균등물이라면 특허침해를 구성하게 된다. 일본 최고재판소는 1998. 2. 24. 일명 “볼 스플라인(Ball Spline)” 사건에서 균등론을 최초로 수용하면서, “특허청구범위에 기재된 구성 중에 대상제품 등과 다른 부분이 존재할 경우에 그 대상제품 등이 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 할 수 없지만 특허청구범위에 기재된 구성 중에 대상제품 등과 다른 부분이 존재할 경우라도，그 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니고(비본질적 부분)，그 부분을 대상제품 등의 것으로 치환하여도, 특허발명의 목적을 달성할 수 있어，동일한 작용효과를 나타내는 것으로서(치환 가능성), 그와 같이 치환하는 것이 통상의 기술자가 대상제품 등의 제조 등의 시점에서 용이하게 생각해 낼 수 있는 것이며(치환용이성), 대상제품 등이，특허발명의 특허출원시의 공지기술과 동일 또는 통상의 기술자가 그 출원시에 용이하게 추고할 수 있는 것이 아니고(추고용이성)，대상제품 등이 특허발명의 특허출원 절차에 있어 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것(의식적 제외)에 해당하는 등의 특단의 사정도 없을 때는，그 대상제품 등은 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 해석하는 것이 상당하다”고 판시하였다． 특허법원과 대법원은 모두 팥소에 함유되는 탄산수소나트륨을 하나의 “구성요소”로 파악하고, 이러한 구성요소의 기능을 갖는 구성요소가 확인대상발명에 없으므로, 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것이고, 만일, 팥소에 함유되는 탄산수소나트륨과 실질적으로 동일한 기능을 갖는 구성요소가 확인대상발명에 있다면 그러한 경우에는 균등법리를 적용할 수 있음을 적시한 판례라고 할 수 있다. 이는 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 일부 생략(결여)하고 있지만, 특허발명의 그 구성요소에 대한 기능을 확인대상발명의 구성요소에서 구현하고 있다면 그러한 경우에 균등론을 적용할 수 있다는 앞서 본 미국의 Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Laboratories, Inc. 판결 및 특허법원 98허2160 판결과 동일한 취지이다. 미국은 구성요소완비의 법칙에 의한 문헌침해원칙 아래, 균등론의 적용에 있어서도 특허발명의 청구항에 기재된 모든 구성요소가 중요한 것으로 간주되며, 이에 따라 특허발명의 청구범위에 기재된 구성이 필수적인 것인지의 여부와 관계없이, 침해자의 장치 또는 방법이 특허발명의 청구항에 기재된 어느 하나의 구성요소를 생략하고 있다면 침해를 구성하지 않게 되므로, 미국법상 균등론에서의 구성요소의 치환이라는 개념에는 구성요소의 생략은 포함되지 않는다. 일본에서는 구성요소의 일부를 생략하는 실시는 비침해이기는 하나 균등의 요건을 실질적으로 충족하는 한 청구범위의 구성요소의 일부를 치환한 경우와 누락한 경우를 특별히 구별하여 생각할 이유는 발견되지 않는다는 이유로 불완전이용론을 균등론의 하위개념으로 생각하면 충분하다는 견해가 있으나, 이에 동조하는 견해는 찾기 어렵고, 현재의 대부분의 판결은 불완전이용발명의 성립을 부정한다고 하므로, 일본 특허법상 균등론에서의 구성요소의 치환이라는 개념에는 구성요소의 생략은 포함되지 않는다.