특허법상 복수 주체에 의한 침해 행위의 성립 요건으로서 공동 직접침해, 에이전시 이론, 그리고 유도침해의 판단 기준과 관련 판례 분석 doc_id PCY_201412121018504191_3

특허발명의 모든 구성요소를 침해자가 실시하는 경우에 구성요소 완비의 원칙(All Element Rule)에 따라 특허 침해가 성립되고, 그 중 일부만을 실시하는 행위는 원칙적으로 직접침해를 구성하지 않는다. 특허법은 민법이 공동불법행위를 명시적으로 규정하고 있는 것과는 달리 공동침해에 관한 규정을 두고 있지 않으므로 복수 주체가 공동으로 행위분담을 통하여 직접침해 행위를 하거나, 제3자가 침해해위를 교사 혹은 방조하는 행위가 그 자체로는 특허법상의 침해에 해당하지 않고, 다만, 예외적으로 간접침해에 해당될 수 있다. 그러나, 특허법이 간접침해 규정을 두고 있다고 하여 그 밖의 유형으로 직접침해가 일절 성립할 수 없다는 의미로 이해할 것은 아니고, 단일 주체에 의한 행위는 침해행위로 인정하면서 동일한 결과를 초래하는 행위가 단지 다수에 의해 분산되어 실시되었다는 사정만으로 침해행위로 인정하지 않는다면 우회침해를 조장하게 되어 특허권자를 충분히 보호할 수 없으며, 특허법의 직접침해 규정이 오늘날과 같은 공동침해 행위를 예상하고 제정된 것이 아니어서 문리적으로만 해석하게 되면 특허권의 공동침해로 인한 금지청구권을 인정할 수 없는 문제 등이 있으므로, 공동 직접침해를 부정하는 것은 문제가 있다. 즉, 복수의 침해 주체 사이에 상당한 관련성이 존재한다면 공동침해가 인정될 수 있고, 이러한 상당한 관련성은, 과정을 완성하기 위해 서로 협력하여 일을 수행하였거나(worked in concert), 직접적인 접촉(direct contact) 상태에 있었다는 사실을 입증하면 인정될 수 있다. 상당한 관련성이 인정되는 구체적인 사례로는, Cordis Corp. v. Medtronic Ave. Inc 사건에서 풍선 확장형 스텐츠(balloon expandable stents) 및 그 사용방법에 관한 특허권자인 Cordis사는 Medtronic사와 BSC사를 상대로 특허권 침해를 주장하였는데, 법원은 피고가 의사들에게 스텐츠를 사용하는 방법과 시기를 가르쳐 주었고, 피고가 의사들에게 샘플 스텐츠를 보냈으며, 피고가 임상실험을 위해 의사들을 모집하였고, 피고가 스텐츠를 사용하는 의사들에게 매일 상담을 제공하였다는 이유로 피고와 의사들 사이의 상당한 관련성을 인정하여 특허침해를 인정하였다. 에이전시 이론은 특허권 침해를 불법행위의 한 유형으로 파악하여 종업원 또는 대리인의 행위에 대하여 사용자 또는 본인에게 책임을 묻는 것으로서, 행위를 분담한 제3자에 대한 통제 가능 여부를 기준으로 통제권을 행사한 자에게 채임을 물을 수 있는지 판단하게 된다. 에이전시 이론은 Crowell v. Maker Oil 사건에서 처음으로 적용되었는데, 항소법원은 특허권 침해의 목적으로 대리인(agent)을 고용하거나, 독립된 주체가 자신을 위해 제조한 침해물품을 소지하고 있다면 특허권 침해를 인정할 수 있다고 판시하였다. 에이전시 이론에서 판단 기준은 통제 가능성(control)으로, 특허권의 구성 중 일부를 외부 판매자에게 수행하게 한 경우, 방법 특허의 일부 공정을 고용인 등으로 하여금 수행하게 하는 경우, 일부 단계를 소비자가 완성하게 한 경우라도 판매자가 소비자에 의해 나머지 단계가 충분히 완성될 수 있음을 알고 있는 경우에는 특허침해의 책임을 피할 수 없다. 에이전시 이론에 의하면 특허권자는 한 주체가 타 주체들에 대해 감독하는 관계에 있었다는 증거를 확보하여야 하며, 만일 감독에 관한 증거가 없으면 침해책임이 없는 것으로 판단할 것이다. Akamai 사건은 컨텐츠 전달 방법에 관한 것으로서, 컨텐츠 제공자의 컨텐츠를 서버들에 위치시킨 후, 웹브라우저가 서버에서 컨텐츠를 검색해 볼 수 있도록 컨텐츠 제공자의 웹페이지를 변환시키는 단계로 이루어져 있다. 피고인 Limelight사는 컨텐츠 제공자의 페이지를 변환시키지는 않고, 고객인 컨텐츠 제공자에게 이를 변환시키도록 한다. 연방항소법원은 2010년 판결에서, 청구된 방법의 일부 과정을 수행하는 고객은 Limelight사에 의해 대리인으로서 지시 또는 통제(directed or controlled)되는 것이 아니라, 자신을 위하여 또는 자신의 통제하에 변환하고 있으므로 대리관계에 있지 않고, 따라서 직접침해가 아니라고 판단하였다. McKesson 사건은 헬스케어 제공자와 환자 사이의 전자적인 통신에 관한 것으로서, 피고인 Epic사는 헬스케어 제공자에게 소프트웨어를 라이선스하여 주었지만, 그 자신은 청구항의 과정들을 직접 수행하지 않았다. 연방항소법원은 2011년 판결에서 Epic사와 고객들 사이에 대리 관계가 없으므로 특허침해도 없다고 판단하였다. 구체적으로, 271(b)조의 유도침해는 단일 주체가 다른 주체에게 모든 구성요소를 실행하도록 유도하는 경우에 인정되는 것으로, 직접침해의 책임을 묻기 위한 구성요소의 실행이 복수의 행위자에 의하여 일어날 경우 문제가 발생한다고 하면서, 방법 발명의 구성요소 중 일부를 실행한 행위자가 남은 단계의 수행을 유발시킨 경우(Akamai)와 단일 주체가 청구항의 모든 단계를 복수의 행위자들에게 집합적으로 실행하도록 한 경우(McKesson)로 나누어 설명하였다. 그리고 이 문제는 어떤 단일 주체가 모든 방법 발명의 단계를 실행하지 아니하는 경우에도 직접침해가 성립하는지의 문제가 아니라, 유도침해가 성립하는지의 문제라고 하였다. 유도침해는 직접침해와 달리 유도 행위 자체가 주장된 유발자가 유발된 행위가 특허침해를 구성한다는 인식을 가지고 행동할 것을 요하기 때문에, 특허권의 존재나 특허의 단계 중 일부가 다른 사람에 의하여 실행된다는 점을 알지 못하는 자에게 책임이 확장될 위험성을 줄여준다고 하고 있다. 또한, 유도침해에 관하여 종래와 같이 단일 주체 원칙을 고수할 경우 불공정한 결론에 도달할 수 있다고 하면서, 특허법 제271(b)조 규정에는 침해라는 단어가 단일 주체에 의한 것이어야 한다고 한정하지 아니하고 있다면서, 침해는 단일 또는 복수 주체에 의해 침해행위가 이루어지는지에 대한 것이 아니라, 하나의 특허를 침해하기 위한 행위들을 의미한다고 하였다. 이 재심판결에서 다수 의견은 BMC 판결에서 설시한 유도침해의 성립을 위해 직접 침해가 필요하다는 요건을 명시적으로 번복하였다. 즉, ‘우리는 이 법원의 2007년 결정, 즉 유도 침해 책임을 지우기 위해서는 어느 하나의 주체가 직접침해 책임을 질 수 있어야 한다는 결정을 번복한다.’고 하였다. 연방항소법원의 위 사건은 현재 대법원에서 상고가 진행중이다. 다른 한편으로는, 위 제2호 및 제4호의 규정으로 인하여 간접침해의 인정 범위가 지나치게 확대되는 것을 방지하기 위하여, 위 각 호에서 간접침해의 인정시 주관적 요건으로 그 발명이 특허발명인 사실 및 대상물건이 그 발명의 실시에 쓰이는 사실을 알고 있을 것을 요구하는 한편, 일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되는 물건을 침해대상물에서 제외하고 있다. 한편, 일본 지적재산고등재판소는 이치타로 사건에 대한 판결에서, 컴퓨터 프로그램을 판매하는 행위에 대해 물건발명에 대한 간접침해를 인정하면서, 그 방법발명에 대한 간접침해는 부정하였다. 즉, 장치발명의 간접침해 여부에 대해서는, 사용자가 컴퓨터 프로그램을 설치하는 행위를 특허법상 ‘특허된 물건발명의 생산’이라고 보아 간접침해를 인정하였다. 그러나 방법 발명의 간접침해에 해당하는지 여부에 대해서는, 사용자가 컴퓨터 프로그램을 설치한 컴퓨터(PC)를 ‘특허된 방법 발명의 실시에 사용되는 물건’으로 해석하고, 컴퓨터 프로그램은 ‘특허된 방법발명의 실시에 사용되는 물건(즉, 프로그램이 결합된 컴퓨터)의 생산에 사용되는 물건’으로 해석하여 간접침해를 부정하였다.