특허 진보성 판단 시 사후적 고찰(hindsight bias)의 오류를 방지하기 위한 문제점 분석 및 실무적 개선 방안 모색 doc_id PCY_201412121018504191_5

먼저 형식에 있어서, 현재와 같은 목적, 구성, 효과 대비의 틀에 구애받지 않고 사건별로 해당 발명의 쟁점 위주로 보다 자유로운 형식을 취하는 것이 필요하다고 하겠다. 목적, 구성, 효과 순으로 대비하는 현행 실무를 유지하더라도, 목적 부분을 형식적으로 살피는 것에 그치지 않고 이 사건 발명은 종래 기술이 갖고 있는 어떠한 문제점의 해결을 과제로 하고 있는 것인지를 보다 구체적으로 파악해내고, 그에 비하여 선행발명은 어떠한 과제해결을 목적으로 한 발명인지, 선행발명도 이 사건 발명과 동일한 문제의식을 갖고 있는지를 세심하게 살펴야 할 것이며, 이때에도 이 사건 발명을 통해 얻은 지식이 혼입되지 않도록, 상위개념화하지 않도록 주의가 필요하다고 하겠다. 양 발명이 해결과제의 공통점이 있는지 여부를 살피는 과정에서 자연스럽게 선행문헌의 암시나 동기 부여 여부 또한 판단하게 될 것이다. 다만, 모든 발명은 대부분 각 발명만의 해결과제를 갖는 것이 당연하므로 지나치게 특정화시키고 세분화시켜서 보게 되면 반대로 모든 발명의 목적은 다 특이성이 인정되게 되고 그에 따른 반작용도 생길 수 있으므로 균형 잡힌 시각으로 이를 판단하여야 할 것이다. 일본은 진보성 판단기준이 미국이나 유럽보다 까다로워 진보성을 인정받기 위한 벽이 너무 높다는 지적이 많이 있었는데, 앞서 언급한 2009. 1. 28. 선고된 회로용 접속 부재 사건에서 사후적 고찰을 경계해야 한다는 기준을 명시적으로 제시한 이후 이와 같은 취지의 판결이 뒤따르고 있다. 위 사건에서 법원은‘특허법 29조 2항이 정하는 요건의 충족성, 즉, 당업자가 선행 기술에 기초하여 출원에 따른 발명을 용이하게 상도할 수 있는지 여부는, 선행 기술로부터 출발하여 출원발명의 선행 기술에 대한 특징점(선행 기술과 상이한 구성)에 도달하는 것이 용이한지 여부를 기준으로서 판단한다. 그런데 출원발명의 특징점(선행 기술과 상이한 구성)은, 당해 발명이 목적으로 한 과제를 해결하기 위한 것인 점에서, 용이 상도성의 유무를 객관적으로 판단하기 위해서는 당해 발명의 특징점을 정확하게 파악하는 것, 즉 당해 발명이 목적으로 하는 과제를 정확하게 파악하는 것이 필요 불가결하다. 구체적 진보성 판단에 있어서, 이 사건 발명의 해결수단을 알고 난 후에 그 지식을 혼입시켜 선행발명을 바라봄으로써 이 사건 발명의 특징점이 용이한 것이라고 판단하게 되는 사후적 판단이 되지 않게 하기 위해서는 유럽특허청이 택하고 있는 ‘could-would test’는 상당히 유용한 시도가 될 것으로 사료된다. 통상 우리의 실무는 특허법 제29조 제2항의 규정대로 통상의 기술자가 ‘용이하게 발명할 수 있는 경우’에는 진보성을 부정하다 보니 ‘would’ 보다는 ‘could’에 가깝게 실무를 하고 있는 경향이 있음을 부정하기 어렵다. 특히, 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 발명의 특징적 구성을 도입하는 것을 단순히 시도해볼 수 있다는 이유만으로 진보성을 부정하는 경우가 왕왕 있는데 이는 ‘could’의 측면에서 고려한 것이지 과연 통상의 기술자가 그렇게 할 개연성이 충분한 것인지 ‘would’의 측면에서 정교하게 고찰한 것이라 보기 어렵다. 그리고 용이 상도성의 판단의 과정에 있어서 사후 분석적이고 비논리적 사고는 배제되어야 하지만, 그러기 위해서는 당해 발명이 목적으로 하는 「과제」의 파악에 있어 무의식적으로 「해결 수단」 내지 「해결 결과」의 요소가 혼입되지 않도록 유의하는 것이 필요하다’고 사후적 고찰을 배제키 위한 판단기준을 제시하고 있다. 또한, ‘나아가, 당해 발명이 용이하게 생각해낼 수 있는 것이라고 판단하기 위해서는 선행기술의 내용을 검토할 때에도 당해 발명의 특징점에 도달할 수 있는 시도를 했을 것이라고 추측이 성립하는 것만으로는 충분하지 않고 당해 발명의 특징점에 도달하기 위하여 (그러한 시도를) 했을 것이라고 하는 시사 등이 존재하는 것이 필요하다고 하는 것이 당연하다’고 하였다. 이는 유럽의 ‘could-would test’와 미국의 TSM 테스트에 나오는 기본 원리가 복합적으로 녹아 있는 것이다. 진보성 판단은 특허 심사, 심판, 소송 업무에서 가장 많이 이루어지는 심리 대상으로, 특허법의 관련 규정을 적용함에 있어서 여러 가지 주관적 요소의 개입이 불가피하다. 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 진보성 여부를 판단하는 것에 관한 우려는 그 동안 여러 논문이나 보고서 등을 통해서 끊임없이 거론되어 온 것으로, 이들 자료들은 하나같이 우리 실무의 변화를 촉구하고 있다. 이 글에서는 이러한 자료를 통해 지적된 문제점들과 제안들을 분석하고 실무 경험을 반영하여 재구성해봄으로써 사후적 고찰을 최소화할 수 있는 방법을 제안해보고자 하였다. 진보성 판단시 사후적 고찰을 배제하도록 하는 법리나 학문이 아무리 발전하더라도 우리의 실무가 그러한 법리의 궤를 밀접하게 따라가는 방식으로 진행되지 않는다면 자칫 잘못된 방향으로 논리가 이탈되고 결국 판단을 그르칠 우려가 크다고 하겠다. 우수한 발명이 잘못된 판단으로 인해서 무효가 되는 일이 없도록 하기 위해서는, 올바른 심리방식에 대한 꾸준한 연구 및 적용, 관련 내용의 지속적 교육이 필요하다고 하겠다. 우리나라는 특허 출원건수가 전 세계 출원건수의 약 10%를 차지하는 높은 출원율을 보이고 있지만, 특허의 무효율 또한 다른 주요국과 비교하여 현저히 높아, 어렵게 획득한 특허권이 무효될 수 있다는 리스크를 가중시키고 권리행사에 영향을 준다는 지적이 꾸준히 제기되고 있다. 특허권이 무효로 되는 사유 중 진보성 부정에 따른 경우가 85%에 이르러 거의 대부분의 무효사유가 진보성 부정에 있는 것으로 나타났는데, 진보성 판단시 사후적 고찰(hindsight)의 오류가 높은 무효율과 밀접한 관련이 있는 것으로 늘 지목되고 있다. 특히, 우리나라와 제도가 유사한 일본의 경우, 사후적 고찰을 금지하는 실무를 도입하면서 무효율이 현저히 낮아졌다는 연구결과가 이러한 상관관계를 더욱 뒷받침하는 것으로 해석되고 있다. 본 연구에서는 진보성 판단시 사후적 고찰의 오류를 범하게 되는 이유가 무엇인지를 그동안의 연구자료들을 토대로 분석해보고 이를 방지할 수 있는 실무적 방안을 모색해보고자 한다. 이는 심리학적으로 자연스러운 현상으로, 인간들은 복잡한 문제에 관한 결정을 하기 위해서 ‘ 퍼뜩 떠오르는 생각대로 하기(heuristics)’라는 과정에 의존하는데 그 과정에서 인지적 착각(cognitive illusion)을 일으키고 그 결과 오류적 판단을 하게 된다고 한다. 이때에 일반적인 인지적 착각의 여러 유형 중에서 ‘hindsight bias’라고 하는 현상, 즉 과거의 사건들을 실제보다 더 예견 가능한 것으로 인식하는 현상이 포함되어 있다고 한다. 사람들이 hindsight bias를 갖게 되는 것은, 사람들은 세상을 안정적이고 예견 가능한 것으로 보기 원하고, 타인이 자신을 좀 더 지적이고 인지적인 것으로 보길 원하기 때문에 결과를 예견하는 능력을 과장하게 되며 결과를 알게 되면 이를 불가피한 것으로 인식하는 방식으로 자신의 믿음을 변경시키기 때문이라고 한다.