공유특허권의 권리관계 조화와 효율적 관리를 위한 특허법 제99조의 개정 방향 및 지분 처분·우선매수권·공유물 분할에 관한 법적 쟁점 검토 doc_id PCY_201504070911510151_12

이러한 점을 염두에 두면, 특허법 제99조의 개정 필요성 내지 개정방향을 점검함에 있어서는 ① 공유자의 이익을 잘 조화하여 한쪽에 편중되지 않도록 하면서, 기술의 창작과 확산에 걸림돌이 되지 않는 제도설계가 필수적이다. 또한, ② 공유특허 발생의 가장 큰 사유인 ‘공동연구개발’과 관련하여, ⅰ) 현행 규정은 아래에서 살펴 보는 바와 같이 지나치게 기업 등 실시 공유자에게 유리하게 되어 있으므로 산학협력의 동력을 유지할 수 있도록 현실적 필요를 반영해야 하고, ⅱ) 국제적 기준과 지나치게 괴리되지 않아야 한다. 동일한 발명이 세계 각국에 동시 다발적으로 출원ㆍ등록되는 특허의 국제성에 비추어 공유특허에 관한 우리나라에서의 권리관계가 다른 특허국들의 그것과 지나치게 괴리되면 바람직하지 않기 때문이다. ① 지분이전(지분의 처분)을 자유롭게 하는 것은 ‘공유’의 기본법리에 부합하고, ② 대학 등에게 지분처분이나 실시권 설정의 자유를 보장함으로써 기업 등 실시 공유자의 이익 독점에 대응할 수 있는 기회를 보장하는 반면, ③ 기업은 지분처분이나 실시허락을 시도하는 대학 등 비실시 공유자를 상대로 우선매수권을 행사함으로써, 지분이 경쟁자에게 양도되거나 경쟁자가 실시행위를 하는 것을 사전에 견제할 수 있다. 또한, ④ 실시 공유자에게 이익배분의무를 강제하지 않는 것은 그 자체로 합리적 근거가 있다. 즉 대학 등 비 실시주체에게는 본디 자기실시의 여지가 거의 없음에도 기업이 일률적으로 실시수익을 배분해 주어야 한다는 것은 형평상 문제가 있으며, 대학 등은 ‘실시이익’을 배분받는 대신, 스스로 실시권 설정을 통해 ‘실시료 이익’을 추구할 수 있기 때문이다. 공유특허권 지분에 대한 우선매수청구권을 도입한다면, 민법 상 임차인의 지상물매수청구권(643조)이나 부속물매수청구권(646조) 규정을 참고하여, 매수의사표시에 의하여 지분매매가 성립하는 형성권으로 구성함이 상당하다. 위와 같이 매수관계를 직접 성립시키는 형태 대신, ‘우선매수 협상권’ 등을 부여하는 방식도 생각될 수 있겠지만 이는 법적 구속력이 모호하여 분쟁해결이 지연되거나 확산될 우려가 있어 바람직하지 않다고 생각된다. 우선매수의 대금은 지분의 가치와 당사자 간의 관계 등 제반사정을 종합하여 법원이 정함이 상당하다. 민법상 임차인의 우선매수청구권이 행사되어 “매매계약”만이 성립하고 구체적인 매매대금에 다툼이 있는 경우, 결국 매매대금은 지급청구 소송이나 반소(反訴) 등을 통해 확정될 수밖에 없는바, 특허권 지분 우선매수 청구의 경우에는 당사자 합의 불성립으로 인해 법원이 판결을 통해 직접 매수대금이나 기타 조건을 결정하게 된다는 차이점이 있다. 우선매수청구권 행사와 관련, 당사자 협의에 갈음하는 법원 판결의 효력은 형성력을 띠고 당사자를 구속하는 것으로 봄이 상당하다. 이에 대하여는 매수조건의 결정 등에 관한 당사자의 자율성 등을 고려하여 법적 구속력을 부여하지 않아야 한다는 입장도 있을 수 있다. 그러나 ① 법원의 판결에 “권고적 효력”만을 인정하는 것은 우리나라의 전체 법체계에 반하고 우선매수제도를 도입하는 취지를 크게 약화시키며, ② 민법 제643조 역시 우선매수청구에 형성효를 인정하고 있음에 비추어 타당하지 않다. ③ 프랑스 지적재산권법 L 613-29 (e)는, 우선매수 조건을 정하는 판결이 있더라도 당사자로 하여금 1개월 내에는 이를 무위로 돌릴 수 있도록 규정함으로써 한시적으로나마 판결의 형성효 발생에 대한 유예를 허용하고 있다. 한편, 실제로 프랑스에서 우선매수청구나 그 가격결정에 관한 판결제도는 많이 활용되지 않고 대체로 당사자간 계약을 통해 이 문제를 해결하는 비중이 높다고 하는바, 위와 같이 판결의 구속력을 완화하고 있는 제도의 문제점도 하나의 이유라고 추측된다. 지분권자가 제3자에게 비독점적 실시권을 설정하기 위해서는, 우선 다른 지분권자(들)에게 일정한 가격으로 자신의 지분을 양수하라는 제안을 하여야 한다. 이러한 통지를 받은 지분권자는 3개월 이내에 양수권을 행사할 수 있으며, 자신이 양수하였음을 이유로 실시권 설정에 부동의할 수 있다. 제3자에게 실시권을 설정한 지분권자는 그로 인해 얻은 이익을 당해 발명을 실시하지 않거나 제3자에게 실시권을 설정하지 아니한 다른 지분권자들에게 균등하게 배분하여야 한다. 보상금액에 관하여 당사자 사이에 합의가 이루어지지 않는 때에는 법원이 이를 정한다(L 613-29 c). 한편, 지분권자가 제3자에게 독점적 실시권을 설정하기 위해서는 다른 지분권자 전원의 동의를 얻거나 이에 갈음하는 법원의 확정판결을 받아야 한다(L 613-29 d). 특허권의 공유관계를 규정한 특허법 제99조는 민법상 공유의 특별규정에 해당하여 우선적용 되지만(민법 제278조 후단), 특허법에 별도로 정한 바가 없는 사항에는 민법이 적용된다(민법 제278조 전단). 특허권의 공유는 민법상 준 공유에 해당하기 때문에 공유물 분할에 관한 민법 제268조 내지 270조57) 역시 특허권의 준 공유에도 적용된다. 그와 관련하여 특히 주목할 사항은 ① 공유자에게 공유 대상물의 분할청구권이 보장된다는 점과, ② 공유물 분할의 방법은 무체재산권으로서의 특허권의 성질 상 현물분할이 불가능하고, ⅰ) 공유자 일부가 나머지 공유자의 지분을 매수하거나, ⅱ) 당해 특허권을 제3자에게 매각하여 그 대금을 지분비율에 따라 배분하는 형태를 취하게 된다는 점이다. 최근의 대법원 판례는 이러한 법리들을 명확히 하고 있다. 특허법ㆍ민법 및 판례의 태도에 따라 특허권 공유를 민법상 공유로 파악하고, 일반법리로서 공유물 분할을 인정하는 것 자제는 합당하다. 그러나 공유 특허권의 분할에 관하여는 일반 공유물의 분할과 달리 취급하여야 할 특수성 또한 존재한다. 예컨대 A(대학)과 B(기업)이 산학협력 연구의 결과 특허권을 공유한다고 할 때, A, B 사이에서 권리 귀속이나 처분에 이견(異見)이 해결되지 않아 A가 특허권의 분할청구권을 행사하고, 그 결과 특허권이 경매를 통해 C에게 이전된다면, B는 특단의 사정이 없다면 그 후에는 특허권을 실시할 수 없게 된다. 이 문제를 어떻게 바라보고 접근할 것인지에 관하여는 나라마다 입장이 다른데, 프랑스처럼 특허권의 특수성을 존중하여 공유물 분할에 제한을 가하는 예도 있지만, 많은 나라들은 민법상 공유의 일반법리에 따라 공유 특허의 분할을 자유롭게 허용하고 있다. 구체적으로는 다음과 같다.