미국의 특허 정정 및 재발행(reissue) 제도의 특징과 이를 바탕으로 한 한국형 재등록 제도 도입 방안에 관한 검토 doc_id PCY_201504070911510151_20

미국에서 등록된 특허를 정정할 수 있는 방법으로는 ① 포기서(disclaimer) ② 정정증명서(Certificate of Correction)의 발행 ③ 재발행(reissue) ④ 재심사(reexamination) 네 가지가 있으며 이 중 재발행(reissue)제도가 기능면에서 우리의 정정심판에 유사한 면이 있지만 구체적인 내용은 다소 상이하다. 포기서(disclaimer)란 특허권자가 청구항에 대해 권리를 포기하면서 그 특허에서의 권리의 범위를 서면으로 진술하는 것을 말하는데, 주로 특허의 일부 청구항이 무효사유를 포함하는 경우에 제출하며, 특허청구항에 관한 권리를 포기하는 실체(substantive) 포기서와 존속기간의 일부를 포기하는 기간(terminal) 포기서가 있다. 실체 포기의 경우 청구항을 삭제하는 정정으로 볼 수 있고 이러한 정정에는 소급효가 있어 해당 청구항은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 본다. 특허청의 과오로 발생한 오류 혹은 특허청의 과오가 아닌 사소한 오류(예를 들면 오기)는 정정증명서(Certificate of Correction)의 발행을 통해 해소될 수 있다. 미국에서 특허의 재발행(reissue)은 1832년 연방대법원 Grant v. Raymond, 31 U.S. (6 Pet.) 218 (1832) 판결에 의해 처음 인정된 후 1836년 개정 특허법에 반영된 것인데, 청구항 작성의 곤란성을 감안하여 발명자에 대한 공평의 필요성을 인정한 것으로 볼 수 있다. 예를 들면, 연방 대법원 Topliff v. Topliff, 145 U.S. 156 (1892) 판결에서 재발행 제도의 취지에 대해 설명하고 있는데, 청구범위 작성의 어려움을 감안할 때 발명자 보호를 위해 재발행 기회가 필요하다는 취지이다. 한편, 19세기에는 재발행제도가 남용되기도 하였는데 예를 들면 Miller v. Brass Co. 사건에서는 원 특허 발행일부터 15년 경과 후에 청구범위를 확장하는 재발행 출원이 이루어졌다. 또한, 당시 특허법에는 청구범위 확장 재발행을 허용하는 명시적 근거가 없었지만 연방대법원은 원특허 발행일부터 2년 내에는 청구범위를 확장하는 재발행 출원이 가능하다고 판시하였으며(참고로 당시 신규성 상실의 예외가 인정되는 유예기간(grace period)가 2년이었음), 1952년 특허법에서 위 내용이 입법화되었다. b) 넓은 청구범위 작성에 실패한 경우. 특허권자는 콤비네이션(combination) 발명의 일부로만 청구된 서브콤비네이션(subcombination)을 청구범위에 포함하고자 할 경우가 있는데, 해당 서브콤비네이션(subcombination)이 청구항에 기재된 콤비네이션(combination) 발명과 다른 환경에서 작동할 수 없다면 재발행이 허용될 수 있다. 또한, 특허권자는 원 특허의 심사 과정에서 심사관 인용 선행기술로 인해 삭제된 가장 넓은 청구항과 원 특허 부여 당시 가장 넓은 청구항 사이에 존재하며 원 특허 명세서에 의해 뒷받침되는 청구항을 추가하고자 할 경우가 있는데 청구범위의 확장은, 그러한 확장이 원 특허 명세서에 의해 충분히 뒷받침되고 원 특허의 청구범위가 비현실적으로 협소한 경우에 허용될 수 있다. 청구범위 확장은 정당한 사유가 있어야 하고, 원 특허 명세서에 의해 충분히 뒷받침되어야 하며, 비현실적으로 지나치게 협소함이 분명한 청구범위에 기초한 것이어야 한다. 미국과 캐나다의 경우 회복금지원칙(recapture rule)을 적용하여 청구범위 확장을 일정한 경우에는 제한하고 있는데, 이와 같은 회복금지원칙(recapture rule)을 우리 재등록 제도 도입에 반영할 것인지에 대한 검토가 필요하다. 심사과정에서 거절이유를 극복하기 위해 의식적으로 포기하는 것은 실수에 해당하지 않으므로(이는 실수가 아니라 오판(errors of judgment)에 해당함) 이러한 부분을 재발행에 의해 포섭하는 것을 금지하는 것이 회복금지원칙(recapture rule)인데 그 취지만 놓고 보면 우리 재등록 제도에도 도입이 필요할 것이다. 다만, 미국과 캐나다의 경우 재발행 사유를 오류로 인한(through error) 것으로 제한하고 있기 때문에 이러한 회복금지원칙(recapture rule)의 법리가 성립될 수 있다는 점에 유의해야 한다. 한편, 회복금지원칙(recapture rule)의 정책적 목적이 ① 원 특허 심사관과 다른 심사관으로 하여금 원 특허 심사과정에서 거절되었던 청구항을 다시 심사하게 함으로써 특허청을 기만하기 위해 재발행 절차를 이용하는 것을 방지하는 것과 ② 출원경과의 공시기능을 담보하기 위한 것이므로 재등록 출원을 설정등록 후 2년 내 1회로 제한하고 재등록 출원에 대한 심사과정에서 원 특허에 대한 출원경과가 충분히 감안되도록 함으로써 위 ①과 ②의 정책적 목적은 어느 정도 달성할 수 있을 것으로 보인다. 또한, 출원경과금반언에 유사한 회복금지원칙(recapture rule)의 성격을 감안할 때 이를 재등록 제도 관련 조문에 명문으로 반영하는 것도 쉽지 않을 것이므로 위 결론이 타당하다고 생각된다. 다만, (i) 우리 특허법에 이미 출원경과금반언의 법리가 도입된 점과 (ii) 위와 같은 조치만으로 앞서 본 정책적 목적 ①, ②가 충분히 달성될 수 없다는 이유로 재등록 제도에서도 회복금지원칙(recapture rule)이 적용되어야 한다는 주장도 가능한데, 만일 회복금지원칙(recapture rule)을 받아들일 경우에는 앞서 살펴 본 재등록 출원 사유를 오류로 인한(through error) 것으로 제한할 필요가 있을 것이다. 재등록 출원의 경우 신속한 처리가 필요하므로 출원과 동시에 심사청구를 하도록 하고, 출원 후 즉시 공개하여 제3자에게 정보제공의 기회를 부여함으로써 공중심사 기능을 강화하는 한편, 신속하게 심사착수가 될 수 있도록 관련 규정을 정비할 필요가 있다. 한편, 미국의 경우 재발행 출원에 대한 분할출원(Divisional Application)이나 계속 출원(Continuation Application)이 가능하고 복수의 재발행 출원(Multiple Reissu Applications)도 가능하지만, 재등록 출원을 1회로 제한하는 제도 하에서는 재등록 출원의 분할이나 변경은 허용하지 않는 것이 바람직하다고 생각된다. 또한, 미국의 경우 원 특허 출원에서 조약우선권을 주장하였다고 하더라도 재발행 출원시 다시 우선권 주장을 해야 하며 다만 이미 제출한 증명서류를 다시 제출할 필요는 없도록 하고 있는데, 우리 특허법의 경우도 분할출원과 변경출원에서 원출원과 별도로 다시 우선권 주장을 하도록 하고 있는 점을 감안하면 미국의 경우와 마찬가지로 처리하면 될 것이다. 제1안부터 제4안의 경우 현행 정정제도의 기본적 틀을 유지하면서 재등록제도를 도입하는 방안인데, 기존 정정제도가 소급효를 기반으로 하고 있음에 비해 새로운 재등록제도는 기본적으로 장래효를 기반으로 하고 있어 두 제도를 병행할 경우 소급효가 적용되는 정정과 장래효가 적용되는 정정을 구분해야 하는 난점이 있는 한편, 정정이 가능한 심사 또는 심판 절차가 하나 더 추가됨으로 인해 제도가 복잡해지는 단점을 피할 수 없음을 확인하였다. 이러한 문제점으로 인해 제도 도입의 취지가 퇴색될 상당한 우려가 있기 때문에 제도 도입에 신중할 필요가 있다는 점을 감안하여 검토해 본 것이 제5안인데, 제5안의 경우에도 소급효․장래효 구분의 어려움은 여전히 남게 되는 문제 등이 있어 현실적 대안이 되기는 어렵다는 점을 확인하였다.