부실 특허의 조기 제거와 공중 심사 기능 회복을 위한 제3자에 의한 특허취소 신청제도의 도입 방안 및 세부 설계에 관한 연구 doc_id PCY_201504070911510151_6

제3자에 의한 특허취소 신청제도를 도입함에 있어 심리주체를 심사관과 심판관 중 누구로 할 것인가가 문제가 된다. 우리나라의 종전 특허이의신청제도에서는 심사관 합의체가 이의신청을 심사하도록 되어 있었으나, 심사관이 심사하여 등록한 권리를 다시 심사관이 심사하여 취소여부를 결정하는 것은 특허권자의 신뢰보호의 원칙에 반한다는 주장이 지속적으로 제기되었었다. 특허취소 심리를 심사관이 담당하게 하면 종전에 거론되었던 특허이의신청제도의 단점이 그대로 재현될 우려가 크다. 심사관의 특허취소 심리가 심사의 연장인지 심판의 한 형태인지 불분명해지는 문제가 있으며, 심사관이 평소 익숙하지 않은 심판절차를 적용해야 됨에 따라 현실적으로 절차진행이 쉽지 않고 혼란이 가중되는 어려움이 발생할 것이다. 또한, 부정기적으로 할당되는 특허취소 신청은 특허출원의 심사를 전담하는 심사관의 업무 효율을 저하시켜 일반 출원건의 심사에 있어서도 부담으로 작용할 가능성이 높다. 생각건대, 개시요건 자체가 복잡하거나 경직되어 있으면 또 하나의 업무부담으로 작용할 우려가 있는 만큼, 미국특허청의 재심사 개시요건과 같이 강도 높게 설정할 필요는 없고 특허취소절차가 불필요하게 진행되지는 않는지 확인하는 정도의 개시요건을 설정하는 것이 여러 가지 측면에서 바람직한 것이 아닌가 사료된다. 예를 들어, 흔히 기술수준을 판단하기 위해 본격적으로 기술평가를 진행하기에 앞서 행하는 정성적 예비평가와 유사하게 특허취소심리를 담당할 심판관이 제출된 선행 기술문헌을 기초로 취소 가능성이 있는지를 개략적으로 검토하는 예비심리절차를 마련하는 것이 유리할 것이다. 만약, 예비심리 결과 이유가 없으면 특허취소 심리절차의 개시 없이 결정으로 해당 신청을 기각하고, 취소될 가능성이 있어 심도있게 검토할 필요가 있는 것으로 인정되면 특허취소심리를 본격적으로 진행하는 식의 설정도 가능할 것이다. 다만, 일사부재리와 같은 절차 남용 방지 수단이 마련되지 않은 상태에서 개시요건마저 두지 않는다면 무분별한 취소신청에 따라 특허권이 불안정해지고 특허권자가 일일이 방어하는데 상당한 어려움이 있을 것이라는 지적은 염두에 두어야 할 것이다. 또한, 특허권은 사익의 문제로서 당사자 간에 해결하도록 두는 것이 최선일텐데 행정기관이 과도하게 개입(제3자 신청에 의한 특허취소 심리절차는 행정청 단독의 개입에 준한다)하는 것은 바람직하지 않으므로 개시요건을 두어 선별적으로 반드시 필요한 경우에만 개입할 필요가 있다는 지적도 타당성이 있다. 이에 더해, 개시요건이 적절히 마련되지 않으면 출원의 심사단계나 타 절차를 통해 이미 논의되어 결정된 행정청의 의견이 재고려될 우려가 있고 상호 일치하지 않을 개연성도 있다. 제3자의 특허취소 신청에 의해 특허권이 취소될 수 있는 만큼, 특허권자의 방어권을 보장하기 위해 취소심리절차에서 특허취소이유를 해소하기 위한 수단으로 특허명세서의 정정은 당연히 인정되어야 한다. 종전의 우리나라 특허이의신청제도와 일본의 신규 특허이의신청제도 및 유럽특허청의 특허이의신청제도에서도 동일한 취지로 특허의 정정청구를 허용하고 있다. 다만, 특허취소 신청제도의 설계에 있어 참고가 될 수 있는 것은 일본의 신규 특허이의신청제도 하에서 정정청구가 복수로 있는 경우 최종적으로 한 정정청구만 유지되고 그 정정청구 전에 한 모든 정정청구는 취하한 것으로 간주하는 규정일 것이다. 우리나라 현행 특허법에서도 출원인이 보정을 할 때 복수의 보정이 있는 경우에는 마지막한 보정 전의 모든 보정은 취하된 것으로 간주하는 규정이 이미 마련되어 있는 만큼, 특허취소 신청제도의 정정청구에도 유사한 규정을 도입하는 것도 바람직할 것으로 생각된다. 특허취소 신청제도를 도입함에 있어 이와 밀접하게 관련되어 있는 특허무효심판제도도 같이 개정할 필요가 있는지에 대한 논란이 남아있다. 다시 말하면, 종전 특허이의신청제도를 특허무효심판제도로 병합하면서 “이해관계가 없는 자라도 설정등록으로부터 등록공고 후 3개월 내에는 무효심판을 청구할 수 있도록” 법 제133조제1항의 무효심판 근거 규정을 개정한 바 있는데, 종전 특허이의신청제도와 유사한 성격을 갖는 특허취소신청제도를 재도입하는 시점에서 무효심판의 해당 규정을 원래대로 되돌릴 것인가에 대한 문제이다. 생각건대, 미국특허청이 결정계 재심사와 당사자계 재심사를 병행하여 운용하고 있는 점을 참고하여 무효심판제도를 현재와 같이 병존시켜 일반 공중에게 제도 선택권을 부여하는 것이 바람직하지 않은가 생각된다. 오히려, 특허무효심판에서 누구나 심판을 청구할 수 있는 기간을 새로 도입하는 특허취소신청제도와 신청기간과 동일하게 일치시켜 제도의 일관성을 확보하는 것이 유리할 것이다. 우리나라와 비슷한 시기에 특허이의신청제도를 폐지했던 일본에서도 동일한 문제가 제기되어 특허제도를 개선하려는 움직임을 보이고 있다. 특히, 최근 들어 특허심사처리가 빨라지면서 출원공개가 되지 않고 곧바로 설정등록 되는 출원이 급증하고 있고, 이는 제3자에 의한 정보제공 기회의 상실로 이어져 공중심사 기능이 현격히 떨어졌다는 우려도 있는바, 종전 특허이의신청에 준하는 제도를 새로 도입하여야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 우리나라도 특허심사 처리기간이 빨라짐에 따라 출원공개도 되기 전에 특허결정 되는 출원이 급증하는 것으로 나타나고 있는데, 부실권리를 조기에 제거함으로써 특허분쟁을 미연에 방지하고, 공중에 의한 심사 기능을 회복하며, 당사자가 스스로 특허분쟁을 해결할 수 있는 수단을 추가로 부여한다는 차원에서 신규 제도의 도입이 요구된다. 본 연구보고서에서는 종전의 특허이의신청제도 및 미국특허청의 유사 제도를 검토하고, 일본이 도입을 준비 중인 특허이의신청제도를 분석한 후, 신규 특허분쟁 해결수단의 하나로서 우리나라 산업 실정에 맞는 최적의 제3자에 의한 특허 이의제기제도의 도입 방안을 살펴보고자 한다. 현행 특허법 상 심사의 최종결과가 특허결정인 경우에는 명백히 잘못 기재된 내용(오기)에 대한 심사관의 직권 보정만 가능하며 그 외에는 특허등록 후 정정에 의하는 방법밖에 없는 반면, 주요국의 경우 출원인의 편의를 위해 특허결정 후 분할출원제도(미국․EPO․일본), 특허허여통지 후 계속심사청구제도(미국)등이 마련되어 있는데, 특허결정 후 계속심사청구제도는 심사가 종결된 다음에도 출원인이 계속심사를 받을 수 있도록 함으로써 특허결정 후 뒤늦게 발견된 거절이유 해소의 기회, 실효성 있는 권리 취득의 기회 등이 충분히 제공되는 장점이 있고, 특허결정 후 분할출원제도는 특허결정 시점에서 청구범위를 검토하여 원출원 명세서 또는 도면의 범위 내에서 별도로 특허로 추진할 사항이 있는지 여부를 최종적으로 확인할 기회를 출원인에게 제공함으로써 역시 실효성 있는 권리 취득의 기회가 제공되는 장점이 있다.