독일, 영국, 일본 및 한국의 특허법상 특허 정정 제도와 그 절차 및 판단 기관에 관한 비교 연구 doc_id PCY_201504070911510151_8

특허이의신청에 대한 청구처는 원칙적으로 특허청이며, 정정을 포함하여 특허이의신청에 대한 판단을 하는 기관은 특허청 특허부이고(독일 특허법 제61조 제1항 제1문), 여기에서도 불복신청은 특허권자, 특허이의신청인 등에 의한 항고 형태를 취하며, 판단기관은 연방특허법원인데(독일 특허법 제73조 제1항), 연방특허법원은 여기에서도 스스로 행정처분을 할 수 있다. 특허무효소송의 청구처는 연방특허법원이며(독일 특허법 제81조 제4항), 정정을 포함한 특허무효소송에 대하여 판단을 하는 기관은 5인의 재판관 합의체이고, 연방특허법원의 판결에 대하여는 특허권자, 무효소송청구인이 연방대법원에 항소할 수 있는데(독일 특허법 제110조 제1항), 연방대법원도 스스로 행정처분을 할 수 있다. 독일 특허법상 특허의 정정은 ① 정정심판, ② 특허이의신청에서의 정정, ③ 특허무효소송에서의 정정을 통해 가능한데, 정정심판의 경우 특허법상 명문의 규정이 있지만 이것 이외에 명문으로 특허의 정정을 인정하는 규정은 독일 특허법상 존재하지 않는데 판례는, 특허이의신청․특허무효소송에서의 정정에 대하여, 처분주의를 근거로 하여 정정을 인정하여 왔다. 정정심판의 청구처는 특허청이며, 판단기관은 특허청의 특허부(Patentabteilung)이고(독일 특허법 제64조 제3항 제1문), 정정심판의 심결에 대한 특허권자의 불복신청은 항고의 형태를 취하며, 그 판단기관은 연방특허법원인데(독일 특허법 제73조 제1항). 우리나라나 일본의 심결취소소송과 달리, 독일 연방특허법원은 행정처분인 심결을 취소하는 것뿐 아니라 스스로 행정처분을 할 수 있고, 따라서 연방특허법원은 정정의 허부에 대하여도 판결할 수 있다. 영국특허법 제27조에 따르면 특허권자의 정정신청이 있는 경우 특허청장은 정정을 허가할 수 있다(영국 특허법 제27조 제1항). 다만, 특허의 유효성이 쟁점이 될 수 있는 소송이나 다른 특허청 내 절차(제72조에 의한 취소절차 등)가 계속 중인 경우에는 별도의 정정을 허가하지 않고 제75조에 따라 그 절차 내에서 정정을 허가할 수 있도록 되어 있다(영국 특허법 제27조 제2항). 특허의 침해소송절차 등에 있어서는 실제로 특허의 유효성이 쟁점으로 되지 않은 경우에도 특허권자는 명세서의 정정을 청구할 수 있다. 한편, 특허권자의 정정신청이 있는 경우이든 특허의 유효성이 쟁점이 된 소송이나 다른 특허청 내 절차 중 정정신청이 있는 경우이든 제3자는 이러한 정정신청에 대해 이의(opposition)를 제기할 수 있고 이의제기가 있는 경우 특허청장 또는 법원은 특허권자에게 이를 통지해야 하며 정정 허용여부를 결정함에 있어 이를 고려해야 한다(영국 특허법 제27조 제5항 및 제75조 제2항). 특허권자의 정정청구가 있는 경우 심판장은 취소이유를 기재한 서면, 정정청구서 및 그에 첨부된 정정명세서, 청구범위 또는 도면의 부본을 이의신청인에게 송부하고 기간을 정해 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 특허이의신청인이 의견서 제출을 희망하지 않거나 딱히 필요하지 않다고 인정되는 때에는 의견제출의 기회를 주지 않을 수 있다. 이의신청에 있어서의 정정청구가 특허청구범위 감축, 오기정정, 불명료한 기재의 석명 등이 아니거나, 출원할 때 포함된 사항이 아닌 새로운 사항을 추가하는 것이거나, 정정이 실질적으로 청구범위를 확장·변경하는 것이거나, 정정 후에 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 특정된 발명이 특허출원 시에 독립하여 특허를 받을 수 없는 경우에는 특허권자 및 참가인에게 구체적인 이유를 통지하고 상당한 기간을 정해 의견서를 제출할 기회를 부여하여야 한다(일본법 제120조의5제6항). 이에 대응하여 특허권자는 위 지정된 기간 내에 정정청구서에 첨부한 정정명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대해 보정할 수 있다. 특허권자는 심판관합의체의 취소이유 통지에 대응하여 필요한 경우 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있다. 다만, 정정의 범위는 발명의 범위를 감축하거나 변경하지 않는 한도 내에서 가능하다. 정정청구의 범위는 정정심판의 범위(일본법 제126조제1항 단서)와 동일하며 특허무효심판에서의 정정청구와도 같다. 청구항이 2 이상 포함된 특허의 정정을 청구할 때는 필요에 따라 청구항별로 정정을 청구할 수 있다. 그러나 특허이의신청이 청구항별로 된 경우에는 청구항별로만 정정을 청구하도록 제한된다. 한편, 이의신청의 정정청구에 있어 청구항별로 정정을 청구할 때, 당해 청구항들 중에서 하나의 청구항의 기재를 다른 청구항이 인용하는 관계에 있거나 그 외 1군의 청구항의 관계에 있는 청구항들에 대하여는 해당 1군의 청구항별로 정정을 청구하여야 한다. 일본특허청은 2011년 이노베이션을 촉진한다는 목표 아래 특허법을 대폭 개정하면서 정정심판을 청구할 때 1군의 발명에 대하여는 그 1군의 발명별로 정정을 청구하도록 개정하였는데 동일한 개념이 이의신청에서의 정정청구에도 도입되었다고 보면 될 것이다. 일본특허청은 우리나라의 명세서 보정제도와 유사하게 이의신청절차에서 복수의 정정청구가 있는 경우 먼저 한 정정청구는 취하한 것으로 간주하여 특허권자의 편의를 도모하고 정정의 적법 여부 판단을 쉽고 정확하게 할 수 있도록 유도하고 있다. 우리나라의 종전 특허이의신청제도에서는 정정청구가 있을 때 이를 취하하는 규정을 별도로 두지 않아 정정청구를 취하할 수 있는지 조차 논란이 있었으나, 일본특허청의 신규 특허이의신청제도는 정정청구가 하나의 절차로 구분되고 취하도 개별적으로 가능함을 명시하고 있다. 정정을 청구한 특허권자는 취소이유 통지에 따른 의견서 제출기간(일본법 제120조의5제1항) 내 또는 정정청구 요건 미충족에 따른 의견서 제출기간(동조 제6항) 내에 해당 정정청구를 취하할 수 있다. 정정청구를 청구항별로 또는 1군의 청구항별로 하였다면 그 모든 청구를 취하하여야 한다. 한편, 일본과는 달리 우리나라는 특허무효심판이 특허법원에 계속되는 동안 무효심판청구인은 새로운 무효사유를 자유롭게 제출할 수 있는데, 특허무효심판의 정정청구 취하시기를 정정청구가 가능한 기간 및 보정할 수 있는 기간 즉, 특허무효심판이 특허청에 계속되는 때로만 한정하게 되면 특허법원 단계에서 특허권자의 방어수단이 제한되는 것이 아닌가 하는 우려가 제기되기도 한다. 검토컨대, ①정정청구의 취하는 특허 명세서의 기재내용을 정정청구 전으로 되돌리는 새로운 정정청구 또는 정정심판의 청구로 취급할 수 있다는 점, ②특허무효심판이 특허청에 계속되는 경우와는 달리 특허법원에 계속되는 경우 특허권자는 필요에 따라 정정심판을 청구하여 새로운 무효주장에 대응할 수 있다는 점, ③특허심판원 실무 상 특허무효심판 심결의 취소소송이 제기된 후에 정정심판이 청구된 경우 심결취소소송의 판결을 기다리지 않고 정정심판을 청구인의 신청에 의해 신속심판으로 빠르게 먼저 처리한다는 점 등을 종합하여 볼 때, 정정심판제도를 유효하게 활용할 수 있는 이상 특허무효심판의 정정청구 취하시기를 그 심판이 특허청에 계속되는 때로 제한하더라도 큰 문제는 발생하지 않을 것으로 사료된다.