특허법상 발명의 성립 요건, 출원 및 심사 절차, 그리고 공동발명자와 대리권에 관한 법적 기준과 판례 doc_id PCY_201505190912235611_1

특허법 제45조 제1항은 “특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.”라고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 원칙적으로 특허청구범위에 기재된 발명은 발명의 개수마다 복수의 특허출원이 객관적으로 병합된 것이 아니라 그 복수의 발명이 일체로서 1개의 출원이 된 것으로 보아야 하고, 2 이상의 청구항이 있는 발명이더라도 하나의 출원서로 출원되고, 하나의 특허결정, 특허처분 또는 심결에 기초하여 하나의 특허로 등록되며, 하나의 특허권으로 존재하는 것이고, 다만, 2 이상의 청구항을 가진 특허권에 대하여 1개의 특허권으로 취급하는 것이 적합하지 아니한 경우는 특허법 제215조의 규정을 통해 예외를 인정하고 있다(특허법원 2013. 4. 10. 선고 2012허9860 판결). 미완성발명이 선원의 지위가 있는지 여부에 대해서는 특허법에서 “발명”의 정의인 “자연법칙을 이용한 기술적 창작으로서 고도한 것을 말한다”에 터 잡아, 특허요건인 제29조 제1항 본문에서 말하는 발명도 위 정의를 충족하는 것이고, 선원관련 규정인 제29조 제3항 및 제36조에 있어서의 발명도 당연히 이 정의를 구비하고 있어야 하는 것이므로, 선원 및 확대된 선원 관련 규정에서의 발명도 발명으로서의 성립성을 갖춘 것, 곧 완성된 발명을 의미하는 것으로 볼 수 있다. 위 판결에서도 미완성 발명은 선원, 확대된 선원의 지위가 없음을 판시하고 하고 있으며, 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결 역시 확대된 선원 규정에 적용되는 타특허출원서의 발명은 완성된 발명을 말하는 것임을 명백히 하고 있다. 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 된다. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 발명에 이용된 미생물이 신규의 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁제도에 관한 위 법령의 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것일 경우에는 그 최종미생물이나 중간생성물은 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다(당원 1991. 11. 12. 선고 90후2256 판결, 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 등 참조). 그러나 미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다. 특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원 등을 심사하게 하여야 하고, 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바(특허법 제57조), 이에 따라 특허법시행령 제8조에 규정된 자격을 갖춘 심사관이 특허출원에 대한 심사를 한 이상, 그 심사에 복수의 심사관이 관여하였다는 사유만으로 심사절차가 부적법하다고 볼 수 없고, … 특허청장이 신규심사관의 업무 미숙에 대비하거나 신규심사관의 임무 숙지를 위하여 지도심사관과 함께 심사를 수행하도록 하는 것이 법령에 반한다고 할 수 없다. 원고는 하나의 특허출원에 관하여 복수의 심사관이 관여하면 심사의 기준이 되는 평균적 기술 수준이 높아져 심사기준 또한 엄격해지므로 출원인에게 불리하다고 주장하나, 하나의 출원 심사에 관하여 복수의 심사관이 관여한다고 하여 반드시 심사기준이 엄격해 진다고 볼 아무런 근거 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다. 심판절차에서의 대리인의 대리권은 다른 사정이 없는 한 특허심판원이 심결을 하고 그 심결에 대하여 취소소송을 제기할 때까지 존속하는바, 심결취소소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정됨에 따라 특허심판원이 심판사건을 다시 심리하게 되는 경우 아직 심결이 없는 상태이므로 종전 심판절차에서의 대리인의 대리권은 다시 부활하고, 당사자가 심결취소소송에서 다른 소송대리인을 선임하였다고 하여 달라지는 것은 아니다. 따라서 심결의 취소에 따라 다시 진행된 심판절차에서 종전 심판절차에서의 대리인에게 한 송달은 당사자에게 한 송달과 마찬가지의 효력이 있다 … 소송대리인이 판결 정본의 송달을 받고도 당사자에게 그 사실을 알려 주지 아니하여 당사자가 그 판결 정본의 송달사실을 모르고 있다가 상소제기기간이 경과된 후에 비로소 그 사실을 알게 되었다 하더라도 이를 가리켜 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 준수할 수 없었던 경우에 해당한다고는 볼 수 없다(대법원 1984. 6. 14. 선고 84다카744 판결 참조).