상표법상의 거절 및 이의신청 절차, 질권 설정, 권리 침해 구제, 식별력 판단 및 상표권의 효력과 제한에 관한 법적 규정 doc_id PCY_201505200915065811_14

구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되기 전의 것) 제23조 제2항에 의하면, 심사관은 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 되어 있고, 같은 법 제81조 제1항, 제3항에 의하면, 거절사정에 대한 항0고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위의 규정을 준용하도록 되어 있는바, 이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절사정에 대한 항고심판에서 종래의 거절사정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하지만, 거절사정의 이유는 거절이유통지서의 기재이유와 그 주된 취지가 부합하면 족하고, 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요하지 아니하다. 이의신청이 있는 때에는 이의심사관은 이의신청서 부본을 출원인에게 송달하고 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는데, 이는 출원인에게 불이익한 내용의 이의신청이유와 증거에 대해서 항변의 기회를 부여하고자 하는 취지이므로 답변서 제출 기회를 부여하지 않는 것은 항변의 기회를 박탈하는 것으로 위법한 것이 된다. 출원인은 이의신청서 부본을 통지받을 권리와 기간 내에 답변서를 제출할 수 있는 권리를 갖고 있으나, 답변서를 제출할 의무가 있는 것은 아니므로 출원인이 기간 내에 답변서를 제출하지 않았다는 사실만으로 출원인에게 불이익한 이의결정이 있게 되는 것은 아니다. 출원인의 답변서 제출기간은 제5조에서 준용하는 특허법 제15조제2항의 규정에 의하여 연장될 수 있다. 한편, 출원인은 답변서 제출기간 내에 제15조의 규정에 의하여 이의신청이유에 나타난사항에 관하여 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다. 본 조에 따른 질권 설정의 대상이 되는 것은 상표권, 전용사용권, 통상사용권 및 이들 권리의 지분이다. 다만, 규정의 취지상 권리의 이전을 허용하는 것이 적절하지 아니한 업무표장권, 단체표장권, 증명표장권 등은 질권의 대상에서 제외되고(상표법 제54조 제11항), 공유인 상표권 또는 사용권의 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. 한편, 상표권을 목적으로 하는 질권의 설정은 등록해야 효력이 발생하지만, 전용사용권이나 통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정은 등록을 하지 않더라도 효력이 발생하고 다만 제3자에게 대항할 수 없을 뿐이다. 질권자는 상표권 등에 대한 질권에서 우선변제를 받을 수 있으나, 원칙적으로 당해 등록상표를 사용할 수는 없다. 다만, 질권자에게 사용권설정이 금지되는 것은 아니므로, 당사자 사이의 특약에 의하여 질권자에게 당해 등록상표의 사용을 허용하는 것까지 금지되는 것은 아니다. 원고 소송대리인의 대리권의 존부에 관하여 직권으로 살펴보건대, 원고소송대리인은 대리권을 증명하기 위하여 한진중기계주식회사 대표이사 박덕임 명의의 1997. 9. 22자 소송대리위임장을 당원에 제출한 바 있으나, 원고의 법인등기부등본의 기재에 의하면 1996. 6. 18. 원고의 상호가 한진중기계주식회사에서 노아중공업주식회사로 변경됨과 동시에 대표이사 박덕임이 사임하고 박성근이 취임한 사실을 인정할 수 있는 바, 위 인정 사실에 의하면 원고소송대리인이 제출한 위임장은 대표권한 없는 자에 의하여 작성된 것으로서 소송대리권을 증명하고 있지 못하며, 나아가 원고소송대리인은 그러한 대리권의 흠결을 보완할 수 없다고 당 법정에서 자인하고 있으므로, 이 사건 소는 소송대리권의 흠결을 보완할 수 없는 부적법한 소에 해당하여 이를 각하하기로 하고 소송비용은 민사 소송법 제99조, 제98조제2항을 적용하여 원고소송대리인 김병진의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다. 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 이와 함께 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수도 있다. 이 때, ‘침해행위를 조성한 물건’은 침해행위의 필연적 내용을 이루는 상표가 표시된 용기나 라벨 등 말하며, ‘침해행위에 제공된 설비’는 침해행위에 제공된 등록상표의 위조용구 등을 말한다. 본 조에 따른 권리 청구의 주체는 상표권자 또는 전용사용권자이며, 채권적 권리만 인정되는 통상사용권자는 금지청구권 및 예방청구권을 행사할 수 있는 지위에 있지 아니하다. 또한, 이들 권리를 행사하기 위해서는 현실적으로 침해가 발생하였거나 발생할 염려가 있어야하지만, 손해배상청구권과는 달리 침해자의 고의･과실을 요하지 아니하고, 상표권 행사의 방해사실이 객관적으로 존재하면 족하다. 이때 침해가 있은 후 일시적으로 침해행위기 중지된 경우에도 금지 또는 예방청구권을 행사할 수 있지만, 상표권이 소멸한 경우에는 그 침해행위가 상표권 존속기간 내에 이루어졌다하더라도 침해 금지 또는 예방청구권을 행사할 수 없고, 물건의 폐기 및 제거 청구도 할 수 없다. 상표법 제6조 제1항 은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다.이러한 법리는 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우, 등록상표가 제1항제6호, 제9호, 제9호의2, 제10호, 제11호, 제12호 및 제12호의2, 제8조 또는 제73조제1항제7호의 규정에 위반한 것을 사유로 무효 또는 취소의 심결이 확정된 후 그 정당한 출원인이 상표등록출원한 경우, 등록상표에 대한 상표권의 존속기간갱신등록출원이 되지 아니한 채 제43조 2항 단서의 규정에 의한 6월의 기간이 경과 된 후에 상표등록출원한 경우, 제8조 제5항 및 동조 제6항의 규정에 따라 취소심판청구인이 상표등록출원한 경우에는 수요자의 오인･혼동의 염려가 없고 종전 권리자에게 권리회복의 기회를 줄 필요가 없어 상표법 제7조제1항제8호 및 제8호의2가 적용되지 아니한다.