미국 특허법상의 간접침해 성립 요건과 특허권자 중심의 소송 구조가 초래한 특허괴물 현상의 원인 및 배경 doc_id PCY_201505210920113321_13

미국 특허법상의 간접침해행위의 두 번째 태양인 기여침해가 성립하기 위해서는 먼저, ⅰ) 행위자가 간접침해 대상물을 청약, 판매 또는 수입하여야 한다. 이때, ⅱ) 침해 대상물 등은 특허 발명의 중요 부분(material part of the invention)를 구성하여야 하며, ⅲ) 비침해 용도의 범용품이 아니어야 한다(not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use). 또한 ⅳ) 행위자가 해당 물품 등이 특허침해의 실시를 위해 특별히 생산 또는 개조(adapted)된 것을 인지하여야 한다는 주관적 요건도 필요하다. 첫째, 특허발명의 중요부분(a material part of invention)을 구성하여야 한다. Aro I 판결에서 연방대법원은 침해의 실행을 위하여 특별히 만들어진 부품이면 특허발명의 중요 부분을 구성한다고 한다고 판시하였다. 둘째, 일반상품이 아니면서, 특허권을 침해하지 않고 사용하기에는 적합하지 아니한, ‘전용품’이어야 한다. 여기서 전용품이란 특허발명에만 사용되는 물건을 의미하며 용도가 특정되어 있기는 하나 특정된 용도가 복수인 제품을 의미하는 중성품 또는 못, 나사와 같이 다양한 용도로 널이 이용되는 범용품과는 구별된다. 셋째, 침해의 인식이 있어야 한다. 여기에서 어느 정도의 인식이 있어야 하는지에 대하여 하급심 판결 중에는 당해 부품이 특허권 발명 제품이나 방법에 사용된다고 하는 사실에 대한 인식만을 의미하는 것이고 그러한 사용에 의하여 특허권이 침해된다고 하는 사실에 대한 인식까지 요구되는 것은 아니라는 판례도 있으나, 연방대법원은 Aro II 판례에서 간접침해자가 자신의 부품이 특허발명에 사용될 것으로 제작되었다는 점과 그 부품의 사용이 특허권 침해에 해당된다는 사실에 대한 인식이 있어야 하며, 이 사건에서 특허권자가 부품판매업자에게 특허권의 존재와 특허권의 침해에 관한 경고서신을 보낸 바 있으므로 간접침해의 주관적 요건, 즉 침해의인식은 충족되었다라고 결론지었다. 미국 특허법 제154조는, 특허권자가 제3자의 실시를 배척할 수 있는 권리가 있음을 규정하고 있고, 제283조는 “특허사건에 대해 관할권을 가지는 법원은 형평의 원리에 따라 특허에 의하여 보호되는 권리의 침해를 방지하기 위하여 법원이 상당하다고 판단하는 내용으로 침해금지명령을 내릴 수 있다”라고 규정하여 침해금지명령의 발령에 있어 형평의 원리를 고려할 것을 규정하고 있다. 또한, 법원에서 전통적으로 금지명령을 발하기 위한 구체적인 “형평의 원리”의 판단기준을 ⅰ) 회복할 수 없는 손해, ⅱ) 금전적 보상과 같은 법률상 구제 수단의 피해구제수단으로서의 부적합성, ⅲ) 고통의 형평, ⅳ) 공공의 이익 4가지를 제시하여 적용해 왔다 특허권은 물권 등 다른 재산권뿐만 아니라, 상표권과 저작권과 같은 지식재산권 가운데서도 매우 강한 독점권을 가진 권리이다. 특허권은 그 내용의 복잡함으로 인하여 한번 검색해서 그 존재를 알아내기가 용이하지 않으며, 특허사용자는 그 존재를 모르고 활용하는 경우가 많다. 비실시기관에게 유리한 미국의 특허소송구조가 특허괴물 현상을 심화시킨다는 지적이 제기되고 있는데, 그 요인을 분석하면 다음과 같다. 첫째, 발명을 실시하는 기업의 경우 침해금지청구가 받아들여질 경우 공장의 생산라인을 세워야 한다는 커다란 위험에 처하게 된다. 둘째, 특허괴물은 생산을 하지 않기 때문에 역제소에 면역이 되어 있다. 제조업체간 소송의 경우 크로스 라이선싱으로 상호간의 협력으로 종결되는 경우가 많으나, 특허를 실시하지 않는 기업은 크로스 라이선싱의 필요가 없기 때문에 제조업체가 상당히 불리한 입장에 놓이게 되므로 부당하게 특허괴물과 타협한다. 셋째, 소송과정에서 상대방에게 증거자료 제출을 요청하는 절차인 “디스커버리” 절차에서도 생산을 하지 않은 비실시기관은 관련서류가 적기 때문에 제조업체에 비해 크게 유리한 위치를 점하고 있다. 넷째, 특허소송 결과에 대한 위험부담이 제조업자에게 더 크다. 비실시기관은 변호사로부터 무료 법률 자문을 받을 수 있다. 즉, 계약의 부대조항을 활용하여 승소 후에 이익을 나누어갖는 방법을 취할 수 있다는 점 등을 들 수 있다. 지식재산권이 재산권으로서의 권리를 완전히 행사하기 위해서는, 점유할 수 없는 “지식” 또는 “무체재산”이라는 특수성으로 인하여 소송을 통해 지식재산권의 권리가 실효성 있게 보호되어야 한다. 1980년대 제조업 경쟁력 약화에 대응하여, 미국정부는 지식재산권의 강화를 통해 산업경쟁력을 유지하려는 목적으로 특허권자에게 유리한 환경을 조성하였다. 특히 1982년 특허전담 법원인 연방항소법원 CAFC를 설립하여 특허권자의 권익을 강하게 보호하는 판결을 내리기 시작하였다. 또한 계속출원제도, 의도적 침해에 대한 3배수 배상, 물품의 일부에 특허권이 해당할 경우의 손해액기준, 자기에게 유리한 법원의 선택, 침해금지청구권의 허여기준 등이 특허권자에게 유리하게 작용하였다. 그런데, 이는 일견 자본에 유리한 특허소송구조라고 볼 수 있다. 미국의 특허소송은 매우 복잡하고 위험하고 비싼 것으로 알려져 있다. 1천만 불에서 2천 5백만 불이 걸린 소송이라면 소송비용이 2백만에서 3백만 불 정도 되고, 그 이상이면 5백 5십만 불 이상으로 추정되고 있다. 특허권자의 자본력이 특허 침해자의 자본에 미치지 못할 경우, 특허권자는 특허소송을 수행하는데 어려움을 겪게 된다. 이러한 점 때문에 특허권자가 대기업인 경우와 그렇지 않은 경우에 따라 특허권의 행사 여부는 많은 차이가 날 수 있다. 이를 메운 것이 “특허소송대행시장”이라고 할 수 있다. “특허괴물시장” 또는 “특허소송시장”은, “자본과 특허소송 능력을 가진 기관”이 자본력을 갖추지 못한 특허권자의 특허권을 매입하고 그 권리를 행사하여 수익을 창출하면서 생기게 된 것이다. 즉, 자본과 특허권의 결합에 의해서 그 동안 형식적으로 존재하던 특허권이 현실적인 힘을 갖게 된 것이라고 할 수 있다. 특히, 비실시기관에 유리한 소송구조와 특허권이 재산권으로서의 기능을 갖춘 조건과 환경하에서, 자본과 소송능력을 갖춘 기관과 특허권의 결합이 새로운 가치창출 비즈니스 모델로 등장하게 되었으며, 이를 불편하게 여기는 IT 대기업에 의해서 “특허괴물”로 지칭되게 된 것이 “특허괴물 현상”이라고 하겠다. 다음으로 미국 의회가 특허 침해에 대해 민사적 구제 조치만을 적용하는 이유는, 일반적인 입법 과정에 비추어 살펴보고자 한다. 법이 만들어지는 과정에는 해당 법과 관련된 국회의 입법정책 관련 판단의 영향이 크게 작용한다. 다양한 국민의 목소리가 국회 입법과정에서 반영되는데, 공청회에 출석하여 법안에 대한 반대 혹은 찬성 이유를 증언하고, 법안에 대한 의견서를 제출하거나 정치 후원금을 지원하는 등 법안을 찬성 또는 반대하는 의원의 입법 및 의정 활동을 지원한다. 예를 들어, 저작권 침해에 대한 형사적 처벌을 강화하는 입법도 이를 지지하는 관련 이익 집단의 입장에서 비롯되었다. 구체적으로, 미국음반산업협회(Recording Industry Association of America)나 미국영화협회(Motion Picture Association of America)는 특정 저작권 침해 행위에 대해서는 중범죄로 처벌할 것을 희망하였고, 이들 이익 집단의 로비 활동 결과 의회는 배상금과 형량을 중범죄 수준으로 확대하였다.