상표권 침해 및 위조 행위에 대한 국내외 법적 구제 수단과 손실보상 및 민사적 조치에 관한 고찰 doc_id PCY_201505210920113321_3

출원공고 이후부터 상표권 설정등록 전까지의 기간 동안에 타인의 부당한 상표 사용으로 인한 상표등록출원인의 업무상 위험과 손실을 보호하기 위한 규정에 의하여 손실보상을 청구할 수 있다. 손실보상청구제도란 상표권이 설정등록되기 전이라도 출원인이 그의 출원상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 타인에게 서면으로 경고를 한 경우에는(원칙적으로 출원공고 후에 경고할 수 있으나, 출원공고전이라도 상표등록출원의 사본을 제시하는 경우에는 경고 가능함) 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간 동안에 발생한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 제도로서, 상표등록출원으로부터 상표권의 설정등록에 이르는 사이에 있어서 당해 상표에 화체된 업무상의 신용을 보호하는 것을 목적으로 하는 금전적인 청구권이다. 출원인은 서면 경고 후 상표권설정등록할 때까지의 업무상 손실에 대해서 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 손실보상청구권은 사용주의적 요소를 도입하여 출원상표에 화체된 업무상의 신용을 보호하기 위한 것이므로, 손실보상청구권의 전제로서 출원인에 의한 출원상표의 사용이 요구되며, 나이가 제3자에 의한 상표의 사용이 출원인에게 업무상의 손실을 끼쳤을 것이 필요하다. 손실보상액과 관련하여 제67조의 손해액 추정규정이 준용되지 않으므로 출원인이 이를 적극적으로 입증하여야 한다. 손실보상청구권은 상표권의 설정등록이 있은 후에 행사할 수 있다. 출원 또는 출원공고된 모든 상표가 등록되는 것이 아니므로, 만약 상표권의 설정등록 전에 청구권의 행사를 인정하게 되면, 해당 상표가 등록되지 못한 경우에 이해관계의 조정이 곤란해지기 때문이다. 한편, 제5항의 규정에 의하면 민법 제766조의 손해배상청구권의 소멸시효 규정이 일부 수정되어 준용되므로, 손실보상청구권은 당해 상표권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 아니하거나 제3자가 정당한 권원없이 출원등록상표를 사용한 날(즉 불법행위를 한 날)로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다. 미국 연방 상표법은 상표권 침해로 피해를 입은 원고는 형평법(equity) 원리에 의해, 1) 피고의 이익, 2) 원고가 입은 피해, 및 3) 소송에 소요된 비용을 보상받을 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 보상 금액의 산정은 법원의 감독 하에 이루어지는데, 원고는 피고의“판매”만을 입증하면 되나, 피고는 청구된 소가를 구성하는 모든 요소를 입증해야 한다. 이 때, 법원은 상황에 따라 피고의 피해액의 세 배를 넘지 않는 한도 내에서 피고의 실제 피해액 보다 많은 금액의 지급을 판결할 수 있다. 그리고 피고의 이익에 기초해 정해진 원고의 보상액이 적절치 않거나 과도하다고 판단되는 경우, 사실관계에 따라 법원의 재량으로 적정 보상액을 판결할 수 있다. 또한, 예외적인 경우 법원은 승소한 당사자의 합리적인 대리인 비용 지급 판정을 내릴 수 있다. 미국 상표법은 상품이나 서비스의 판매, 판매를 위한 청약 또는 배포와 관련하여 위조 마크를 사용한 경우, 이러한 위조 행위로 인한 피해 당사자가 상품 및 위조 마크, 이들의 생산 수단 및 제조나 생산 등과 관련된 문서에 대하여 피고에게 사전 통지 없이 법원에 압류 명령을 요청할 수 있도록 하였다. 이러한 압류 명령이 남용되는 것을 방지하기 위해 상표법은 몇 가지 보호 장치를 제공하고 있는데, 기본적으로 압류 명령이 내려지지 않을 경우 원고가 임박한 회복할 수 없는 피해(immediate and irreparable harm)를 입을 것과, 피고에게 몰수 명령을 사전에 통지할 경우 피고나 관계자가 몰수 명령의 대상 물품을 파기, 이동, 은폐 또는 법원이 대상 물품에 접근할 수 없도록 조치할 것임이 구체적인 사실관계를 근거로 명확히 드러나는 경우 내려질 수 있도록 하였다. 그리고 압류 명령은 미국특허상표청에 등록된 상표에 적용될 것을 전제 조건으로 하며, 등록 상표와 동일(identical)하거나 실질적으로 구분이 안 되는(substantially indistinguishable) 위조 상표를 그 대상으로 한다. 동 법에서는 위와 같은 상표 위조 행위에 대해 형사적 처벌을 부과한 것 외에도, Lanham 법을 개정하여 상표 침해 행위로 인한 피해에 대하여 민사적 구제 조치 또한 강화하였다. 구체적으로, 일정 조건하에 사전 경고 없이 위조품, 위조 상표 그리고 그러한 상표 제조에 사용된 생산 수단 및 제조, 판매 등과 관련된 문서 기록에 대한 압수(seizure) 명령을 피해자가 법원에 요청할 수 있도록 하였다. 또한 민사 소송에서 정당한 경감 사유가 없는 한, 원고가 승소할 경우 원고의 일실이익(lost profit)과 피해액(damage) 중 큰 금액의 세 배 배상액(treble damage) 및 합리적인 대리인 비용을 부과하도록 하였다. 한편, 할인 판매업체들 및 이들의 협회는 상표위조법의 법안을 반대하였다. 구체적으로, 적법한 비즈니스 행위에 영향을 미칠 정도로 위조 상품의 범위가 지나치게 넓음을 주장하였고, 특히 압류 명령의 경우 시장에서 경쟁자의 경쟁을 견제하고 억제하는 도구로 전락할 수 있음을 우려하였다. 그리고 결국에는 반독점법을 위반하는 반경쟁 효과를 시장에 가져올 것이라고 주장하였다. 침해죄에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(상표법 제97조의2). 앞서 제2장에서 살펴본 바와 같이, 몰수란 형법상 형의 일종으로 범죄행위와 관련된 재산의 박탈을 내용으로 하는 재산형이다. 형법상 몰수는 범죄반복의 방지나 범죄에 의한 이득의 금지를 목적으로 범죄행위와 관련된 재산을 박탈하는 것을 내용으로 하는 재산형으로서, 원칙적으로 다른 형에 부가하여 과하는 부가형이다. 다만, 행위자에게 유죄의 재판을 아니 할 때에도 몰수의 요건이 있는 때에는 몰수만을 선고할 수 있다(형법 제49조). 이러한 몰수의 경우 그 사유가 인정되는 경우 필요적으로 몰수를 선고해야 하는지 문제가 될 수 있으나, 형법 제48조 제1항에서는 임의적 몰수임을 원칙으로 하고 있다는 점 및 부가형이라는 점 등을 고려해 볼 때 몰수여부는 법원의 재량에 속한다고 봄이 타당하다. 민사소송의 관할권이 있는 법원은 특허청에 등록된 표장에 대한 등록명의인의 권리침해를 방지하기 위하여 형평법의 원칙에 따라 금지명령(injunction)을 발하는 권한을 가진다. 법원은 다음 각 요건이 충족되지 아니하는 한 금지명령 신청을 허가하여서는 아니된다. 즉, (ⅰ) 일방 당사자에 의한 압류명령 이외의 다른명령은 목적달성에 부적합함 (ⅱ) 신청인이 압류를 공개하지 아니하였을 것 (ⅲ) 압류명령을 받게된 자가 상품 또는 서비스의 판매 판매제의 또는 배포와 관련하여 위조표장을 사용하였다는 것을 신청인이 입증할 가능성이 있을 것 (ⅳ) 그 압류가 없었더라면 직접적이고 회복할 수 없는 손해가 발생될 수 있을 것 (ⅴ) 압류대상물이 신청에 의하여 확인된 장소에 있을 것 (ⅵ) 신청을 거부함으로써 신청인에게 미치는 손해가 신청을 허가함으로써 압류명령을 받게된 자의 합법적인 이익에 미치는 손해보다 크다는 것 (ⅶ) 압류명령을 받게된 자 또는 그자를 협력하는 자는 신청인이 그 자에 대하여 계속 고지하였더라면 그 물건을 파기 처분 은닉하거나 달리 법원에 제소할 수 없게 하였을 것이라는 것이다.