상표 및 특허권 침해에 따른 민·형사상 구제 조치와 허위표시 및 신용회복에 관한 법적 규정 doc_id PCY_201505210920113321_4

또한 상표침해 사건에서 회복할 수 없는 피해는 원고가 본안소송에서 승소할 가능성이 있는 경우 추정된다고 판단한다. 다시 말해, 원고가 혼동 가능성 입증 시 승소 가능성을 보여주므로, 예비적 금지명령 없이 재판을 진행하는 경우 자신의 명성에 대한 관리권한을 상실할 것이라는 것 또한 보일 수 있다는 것이다. 왜냐하면, 원고의 명성은 구매자의 혼동 가능성의 결과로, 피고 행위의 수준에 놓여있기 때문이다. 요컨대, 상표권자의 명성이 손상되는 것 자체를 회복할 수 없는 것으로 보고 있는 것이다. 예를 들어, 피고의 위조상품의 질이 낮아서 원고 사업의 명성에 불리하게 작용할 경우, 실제로 발생한 피해 상황이기는 하지만 피해를 돈으로 산정하는 것은 어렵다. 따라서 이러한 피해는 금전적 손해배상의 대상이 아닌 것으로 여겨진다. 그러나 회복할 수 없는 피해가 있다고 추정하는 것이 예비적 금지명령을 자동적으로 보장하는 것은 아니다. 왜냐하면, 금지명령은 형평법에 따른 구제 조치이므로, 원고가 혼동 가능성을 입증하면서 본안소송의 승소 가능성을 보이더라도 예비적 금지명령을 부정할 만한 형평법에 따른 다른 사안이 우세할 수도 있기 때문이다. 금지명령이 형평법상 주어지는 구제 조치라는 측면에서 당사자 사이의 피해와 고통을 감안하는 것은 중요한 사안이다. 이때, 단순히 당사자 간 고통의 형평성을 고려하는 것이 아니고, 예비적 금지명령을 내리지 않으므로 원고에게 발생하는 어려움이 피고에게 발생하는 어려움보다 크다면, 그러한 고통은 원고에게 유리한 방향으로 고려된다. 달리 표현하면, 예비적 금지명령을 내리므로 피고에게 발생하는 피해가 반대의 경우 원고에게 가해지는 피해보다 심각한지 여부를 묻는 것이다. 그리고 피고에게 발생하는 피해가 심각하지 않다고 판단되는 경우 예비적 금지명령을 적용하는 것이 적절하다고 보는 반면, 예비적 금지명령이 원고에게 발생하는 손해보다 상당히 큰 규모로 피고의 재정적 손실이나 사업적 명성에 해를 가져오는 경우 예비적 금지명령을 이용한 구제조치는 적절하지 않은 것으로 판단하는 것이다. 한편, 당사자 간 고통이 균형을 이루는 사건에서 원고가 소송을 늦게 제기하는 경우, 시간이 경과함에 따라 피고에게 발생하는 피해가 증가한다고 판단하여, 예비적 금지명령은 거절될 수 있다. 과거 신용회복에 필요한 조치로 신문지상의 사죄광고가 많이 사용되었으나, 민법 제764조의 ‘명예회복의 적당한 처분’에 사죄광고를 포함시키는 것에 대하여 헌법재판소는 민법상의 명예훼손에 대한 신용회복조치 청구소송에서 사죄광고명령에 대하여 헌법상의 양심의 자유에 반한다는 것을 이유로 위헌결정(한정합헌결정)을 하였다. 따라서 이 결정 이후로는 판결에 의하여 사죄광고를 명령하는 것은 불가능하게 되었다. 다만, 그 대체수단으로 침해자의 비용으로 그가 패소한 민사손해배상판결, 명예훼손죄 또는 특허권침해죄 등의 유죄판결 등을 신문･잡지 등에 게재하는 것과 명예훼손 기사의 취소광고 등의 조치는 가능하다. 업무상의 신용회복수단은 구체적 사안에 따라 필요 충분한 방법이 채택되어야 하고, 이것을 위해서는 매체의 전달능력, 전달대상을 고려하여 적절한 사용매체를 결정하여야 한다. 이에 구체적 사안에 있어서 필요한 것이라면 특정의 장소에의 사과문 게시, 거래 관계자에게 사죄장의 송부도 가능하다. 그러나 신용회복조치는 침해자의 보호법익도 고려되어야 하기 때문에 그 내용 및 수단에 있어서 신용회복에 필요한 한도에 그쳐야 한다. 또한 사죄문 중에 권리자의 선전 등과 같은 문언의 삽입은 허용되지 않는다. 선서한 증인･감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술･감정 또는 통역을 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다(§94①) 허위표시죄는 제91조를 위반한 자에 대하여 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다(§95). 사위 기타 부정한 행위로써 상표등록･지정상품의 추가등록･상표권의 존속기간갱신등록･상품분류전환등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.(§96). 앞서 살펴본 바와 같이, 사위행위란 심사 또는 심판의 과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를 제출하여 심사관 또는 심판관을 착오에 빠뜨려 특허요건을 결한 발명에 대하여 특허권을 받거나 유리한 심결을 받는 행위를 말하며, 사기에 한정되지 않고 부정행위 모두를 포함한다. 국내외에서 정당한 사유 없이 제92조의7제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(§962조의2). 이러한 비밀유지명령 위반죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다. 상표권 침해죄의 주체는 자연인이이므로 개인의 종업원 또는 법인의 종업원이 특허권을 침해한 때에도 침해죄의 주체는 종업원이다. 허위표시죄는 제224조를 위반한 자에 대하여 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다(§228). 제224조가 규정하고 있는 허위표시는 ㉠ 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위, ㉡ 제1호의 표시를 한 것을 양도･대여 또는 전시하는 행위, ㉢ 제1호의 물건을 생산･사용･양도 또는 대여하기 위하여 광고･간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원중인 방법에 의하여 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위, ㉣ 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용･양도 또는 대여하기 위하여 광고･간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위이다. 미국은 특허법이 규정하는 특허 침해(infringement)에 대해 민사적 구제 조치만을 적용하고 형사적 구제 조치는 적용하지 않는다. 다만, 특허증서(letter patent) 위조와 특허 허위 표시(false marking)에 대해서만 형사적 구제 수단을 적용할 뿐이다. 다시 말해, 특허증서를 허위로 작성 또는 위조하거나, 특허증서가 위조된 것을 알면서 그러한 증서를 전달, 유통, 혹은 공개하는 행위에 대해 연방 형법이 정한 벌금 또는 10년 이하의 징역을 부과한다. 그리고 미국 내에서 제조, 이용, 판매를 위한 청약 혹은 판매되거나 미국으로 수입되는 모든 것에, 특허권자의 마크를 위조 또는 모방하거나 대중을 기만하여 특허권자의 허락을 받은 것으로 믿도록 유도할 의도를 가지고, 특허권자의 허락 없이 특허권자의 이름, 특허번호 등 혹은 이들의 모조품을 표시하거나, 부착하거나, 광고에 사용하는 등의 경우 각각의 행위에 대하여 500 달러 이하의 벌금을 부과하고 있다. 그러나 특허 자체의 침해 행위에 대해서는 벌금이나 징역 등의 처벌은 부과하지 않는 것이다. 허위표시죄는 특허품 또는 특허방법이 아닌 것에 특허표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하여 거래상 유리성 및 특허에 대한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인케하는 행위를 처벌하고자 하는 규정이다. 판례는 “이미 특허된 방법을 사용하여 물건을 제조하면서 광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을 사용하여 제조한 것처럼 표시한 경우에는 특허권자의 특허권을 침해하는 행위로써 특허침해죄에 해당하고 허위표시죄에는 해당하지 않는다”고 한다. 특허출원 중의 특허표시, 실용신안권･디자인권의 특허표시, 과대광고, 국산의 특허품에 대한 외국어의 표시 등은 허위표시에 해당하지 않지만, 침해품에 특허표시를 하여 제3자로 하여금 특허품인 것으로 오인하게 하는 경우, 특허권 소멸 후에 특허표시를 하는 경우는 허위표시에 해당한다.