미국과 일본의 상표위조 및 상표권 침해 행위에 대한 법적 정의, 요건, 처벌 규정 및 정책적 특징 비교 doc_id PCY_201505210920113321_6

상표위조법은 상표위조행위의 요건으로 “상품이나 서비스에 또는 이와 관련하여 위조상표 사용”을 요구하고 있다. 여기에서 동 법이 정의하고 있는 “위조상표(counterfeit mark”)의 의미를 살펴보면, 위조상표는 ⅰ) 모든 종류나 속성의 상품, 서비스, 라벨 등의 거래에 관련되어 사용되고, ⅱ) 상표가 등록되었음을 피고가 알고 있었는지 여부에 관계없이, 미국특허상표청에 등록되어 사용되고 있는 상표와 동일(identical)하거나 또는 실질적으로 구분이 안 되며(substantially indistinguishable), ⅲ) 상표가 등록된 상품이나 서비스에 적용되거나 이와 관련하여 사용되거나, 상표가 등록된 상품이나 서비스에 또는 이와 관련하여 디자인되거나 광고되거나 그 외의 사용되도록 의도된 모든 유형 또는 속성의 라벨 등에 적용되거나 이를 구성하는 것이고, ⅳ) 그러한 사용이 혼동이나 오인을 야기하거나 기만할 우려가 있는 “가짜 상표(spurious mark)”를 포함한다. 이렇게 위조되어 사용되는 상표가 혼동이나 오인을 야기하거나 기만할 우려가 있는 경우 상표위조법에서 의미하는 가짜 상표가 된다. 따라서 혼동이 실제적일 필요는 없다. 여기에서 혼동의 대상은 일반 대중이므로 위조물품을 직접 구매하지 않았더라도 혼동의 대상이 될 수 있다. 즉, 물건을 구매한 구매자나 시계를 단순히 구경하거나 선물로 받은 사람 등 시계를 구매할 의사가 없는 사람들을 포함하여 구매하지 않은 대중으로부터 혼동의 가능성을 발견할 수 있다는 것이다. 이는 소비자 기만을 방지하고자 하는 목적과는 별개로, 상표의 수준과 제품의 명성, 상표의 무결성에 대한 상표권자의 투자를 보호하는 것이 상표위조법의 중요한 목적을 증진시키는 것이라고 보기 때문이다. 한편, 진짜 상표를 가짜 제품에 붙였을 때도 위조상표가 된다. 예를 들어, 코카콜라社에 의해 생산된 콜라 병에 다른 음료를 담아서 판매하는 경우, 코카콜라社가 동 음료의 생산자인 것처럼 거짓으로(falsely) 나타나며, 병에 담긴 음료는 코카콜라인 것처럼 거짓으로 알려질 것이기 때문에, 위조물품에 부착된 진짜 상표는 가짜 상표가 되는 것이다. 먼저, 상표위조법을 통해 보호받기 위해서는 가짜 상표가 상품, 서비스, 라벨 등의 거래와 관련되어 “사용”되어야 한다. 여기에서 의미하는 “사용”이라는 것은 실제 판매를 요구하지 않는다. 예를 들어, LOUIS VUITTON 위조가방을 판매하기 위해 차량 트렁크에 싣고 있는 것도 위조상표의 “사용”으로 판단한다. 이를 “거래와 관련되어 사용”이라는 측면에서 확인하더라도, “거래”라는 것은 상업적인 이익 등을 목적으로 타인에게“배송, 전송, 처리”하거나 이를 위해 “제작, 수입, 수출, 관리, 소유”하는 행위를 포함하므로, 판매할 목적으로 “보유”하는 것만으로도 “사용”요건을 만족하다고 볼 수 있을 것이다. 그리고 위조당한 상표는 미국특허상표청에 등록되어 있어야 할 뿐만 아니라, 실제로 사용되고 있어야 한다. 다시 말해, 피고에 의해 위조될 당시 상표권자에 의해 실제로 사용되고 있는 등록상표여야 하는 것이다. 따라서 단순히 상표등록증이나 유효성 추정의 원칙에 의해 입증될 수 없다. 또한 상표위조법은 등록상표와 비슷한 상표가 아니라 “동일하거나 실질적으로 구분이 안 되는”상표만을 그 처벌 대상으로 한다. 상표위조법은 1994년 동 법이 정하는 상표 위조 행위에 부과되는 벌금과 형량을 확대하였다. 구체적으로, 초범인 개인의 경우 25만 달러 또는 5년 이하의 징역이던 것을, 각각 200만 달러와 10년 이하로 확대하였고, 법인의 경우 100만 달러 이하이던 벌금 상한액을 500만 달러로 강화하였다. 그리고 재범인 개인의 경우 100만달러 또는 5년 이하의 징역이던 것을, 각각 500만 달러와 20년 이하로 그 상한을 대폭 확대하였다. 또한 법인의 경우 500만 달러 이하이던 벌금 상한액을 1500만 달러로 상향 조절하였다. 이와 함께, 18 U.S.C. §1956로 규정된 자금세탁방지법(Laundering of monetary instruments) 조항을 개정하여, 상표 위조 행위가 동 조항에서 의미하는 “특정 위법 행위(specified unlawful activity)에 포함되도록 하였다. 미국 상표위조법 18 U.S.C. section 2320(a)에서 규정하는 위조 상품이나 서비스 거래 행위에 대하여 벌금형과 징역형을 부과하고 있는데, 크게 세 가지 범위에서 초범과 재범으로 분류하여 최고 벌금액과 형량을 달리 부과한다. 우선 상품이나 서비스를 의도적으로 거래하고 그러한 상품이나 서비스에 또는 그러한 상품이나 서비스와 관련하여 위조 상표인 것을 알면서 사용하는 경우이다. 기본적으로 초범인 개인의 경우 200만 달러 이하의 벌금 또는 10년 이하의 징역을 부과할 수 있으며, 개인 이외의 법인에게는 500만 달러 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 그러나 재범에 대하여, 개인에게는 500만 달러 이하의 벌금 또는 20년 이하의 징역 부과할 수 있으며, 법인에게는 1,500만 달러 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 일본의 최근 상표 관련 정책은 크게 두 가지 방향에서 분석될 수 있다. 첫째는 상대적으로 새롭게 부각되는 정책 추진 방향으로써 상표 환경이 국제화 되어가는 것에 대한 대응 요구에 따른 것이고, 둘째는 국내산업 발전이라는 산업재산권법의 목적 때문에 전통적으로 지속되어 왔던 국가 내부적 균형점을 찾아가는 과정에 관계된 것이다. 이 글의 목적에 직접 관련된 일본의 상표정책 방향은 후자의 관점이다. 또한 상표권 침해행위 금지 및 상표권자의 신용회복에 필요한 조치의 청구에 직접적으로 관계된 일본 상표법 규정은 상표법의 목적을 규정한 제1조, 금지청구권을 규정한 제36조 및 신용회복청구권을 규정한 제39조이다. 그리고, 형사적 구제제도로서는 상표법 제78조에서는 상표권 및 전용사용권을 침해한 자에 대하여 10년 이하의 징역 또는 1,000만엔 이하의 벌금형을 규정하고 있다. 일본 상표법상 침해로 보는 행위는, 직접침해행위의 예비･방조적 행위로 평가되어, 그러한 행위를 침해로 간주함으로써 산업재산권에 대한 침해억지의 유효성을 확보하기 위해 규정된 것이다. 또한 침해품의 제조에만 이용되는 물건의 생산 등 행위와 양도 등 목적 소지행위는, 이러한 행위 자체에 의해 직접적으로 권리자의 침해를 발생시키는 행위가 아니라 어디까지나 직접침해행위의 예비･방조적 행위에 그친다. 참로고 산업재산권 4법은 모두 간주 침해행위에 관한 징역형의 상한을 5년으로 정하였다. 양국 공히 간접침해행위에 대하여 예비･방조적 행위에 불과하다고 보아 같은 평가를 하고 있으나, 일본은 직접침해죄와는 별도로 간주 침해행위의 벌칙규정을 마련하였다는 점에서 침해에 대한 보다 강력한 보호를 취하고 있다고 평가할 수 있다.