상표의 유명성 및 저명성을 판단하기 위한 법적 근거와 주요 증거 자료로서의 매출액, 인지도 조사 결과 등의 활용 방안 doc_id PCY_201703240436187671_3

법원은 선사용 상표의 유명성에 대한 법적 인지도를 고려한다. 만약 해당 상표가 유명성을 가진다고 판단한 선례가 있다면 매우 설득력 있는 근거로 사용할 수 있다. 대법원은 2008. 11. 27.선고 2008후3131 판결에서 미국의 호텔명인 “Bellagio”에 대하여, “미국 네바다주 연방 법원은 대상표장이 적어도 2000년부터는 유명한 표장이라고 인정하고 있고 이는 미국의 일반 수요자나 거래자들의 인식을 가장 객관적으로 반영하고 있다고 판단되며 이 사건에서 미국 법원의 위와 같은 판단과 반대되거나 그와 같은 판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정할 증거가 제출되어 있는 것도 아니므로 본건표장이 사용된 서비스업의 매출액, 광고비 지출액 등의 사용실적에 대한 구체적인 내용을 확인할 자료가 부족하다고 하여 미국 법원의 위와 같은 판단을 가볍게 배척할 것이 아니다”라고 판단하여 원심을 파기하였다. 특허법원 2011. 10. 14. 선고 2011허6758 판결에서도 상표 "TOM FORD"는 판매량, 매출액, 광고비 등에 대한 사실인정 없이 신문기사와 잡지, 국내 선등록사실 등으로 특정인의 출처표시로 인식될 수 있음을 인정하였으며, 특허법원 2011. 10. 28. 선고 2011허6789 판결, 대법원 2012. 3. 29 선고 2011후3544 판결(파기환송)의 경우도, “totes” 상표에 대해 특허법원은 주지성을 인정할 증거가 부족하다고 보았으나, 비록 선사용상표가 사용된 상품의 매출액이나 시장점유율에 관한 객관적 자료가 제출되지 아니하였다고 하더라도, 선사용상표를 사용한 상품의 생산 및 판매기간, 광고현황, 인지도조사결과 등을 고려하여 제7조 제1항 제12호의 적용을 인정하였다. 미국의 경우, 매출총액에 대해서 언급된 사건들을 보면, 수백만 달러 또는 10억 달러 정도의 매우 높은 수준의 매출 총액이 있어야만 유명성이 인정되었다. 유럽연합에서 유명성을 입증하는 것은 역시 매출과 관련해서는 쉬운 일은 아니다. 영국에서는 유명성 여부를 고려할 때, 일반적으로 100만 파운드를 초과하는 높은 매출기준을 요구한다. 유명성 판단의 목적은 소비자들이 당해 상표를 실제로 인지하고 있는지를 확정하는 것인데, 소비자들이 실제적으로 당해 상표를 인지하고 있다는 사실만큼 좋은 증거는 없다. 법원은 소비자의 인식을 유명성을 판단하기 위한 필수요소로 다루고 있지는 않으나 높은 수준의 상표 인지도를 보여주는 설문 조사 자료를 제시하는 것은 선사용권자가 당해 상표의 유명성을 증명하는데 도움이 된다. 특허법원은 2007. 11. 22. 선고 2007허5611 판결에서, 상대방이 제출한 설문조사에 대해 오히려 “설문조사 결과에 따른 LEEUM 미술관에 대한 인지도 24.4%는 낮은 것이라고 할 수 없다”고 판단하여 제7조 제1항 제11호 적용을 인정하였다. 대법원 2012. 3. 29 선고 2011후3544 판결에서 또한, 해외에서의 인지도 조사결과에 대해 선사용상표를 사용한 상품의 생산 및 판매기간, 광고현황, 미국의 일반 수요자나 거래자들의 인식을 사실적으로 반영한 것으로 보이는 인지도 조사결과 등을 고려하여 제7조 제1항 제12호의 적용을 인정한다고 판시하였다. 매출은 소비자 인지도의 정황증거로 제시할 수 있다. 당해 상표가 사용된 상품을 구매한 소비자들은 그 상표에 대해 더 잘 알기 때문이다. 매출을 측정할 때에는 매출의 총액과 양 모두가 고려될 수 있으며, 상품의 가격은 모두 다르므로, 매출량에 대해 완벽한 결과를 얻기 위해서는 매출량을 나타내는 총 매출량과 상품의 개수 모두를 조사해야 한다. 또한, 상품의 단가가 낮은 경우에는 그 사정을 감안하여 상대적으로 매출액을 더 큰 금액으로 보고 판단한다. 특허법원은 2010. 8. 20.선고 2010허2896 판결(상고심 심리불속행 기각)에서 “KOSNEY" 상표와 관련하여, "대상표장을 사용하는 매장의 매출도 2002년 69억에서 2006년 189억으로 단기간 내에 3배가량 늘어났던 점"을 유명성의 판단근거로 삼아 매출의 증가추이도 유명성 인정요소로 고려하고 있다. 상표가 누구에게 얼마나 잘 알려져 있는지를 가장 직접적으로 보여주는 자료는 상표인지도조사결과이다. 전문조사기관에 조사를 의뢰하여 조사기관이 조사한 결과를 분석하여 작성한 보고서를 증거로 제출하여 저명성을 입증하는 방법이다. 통상 저명성입증책임이 있는 일방이 자발적으로 의뢰하여 그 보고서가 유리하다고 판단될 경우에 증거로 제출한다. 그러나 인지도조사는 설문의 내용과 설문조사방법의 객관성과 공정성이 인정되지 않을 경우 아무런 증명력이 인정되지 않을 수 있다. 따라서 자신에게 유리한 결과를 얻기 위하여 객관성과 공정성이 의심되는 설문조사를 할 경우 시간과 비용낭비에 그치기 쉬울 수 있으므로 각별히 주의하여야 한다. 종종 법원이나 심판원이 설문조사를 권유하기도 하는데, 쌍방이 동의하여 진행할 경우에는 설문의 작성과 조사방법 및 조사기관선정에 법원과 쌍방이 모두 관여하기 때문에 공정성과 객관성에는 다툼의 여지가 없고, 그럴 경우 저명성인정여부에 결정적인 영향을 미치며 조사비용을 소송비용에 산입시키는 경우가 많다. 조사결과에서 나온 인지도 수치를 어떻게 받아들여야 하는지에 대해서는 아무런 기준이 없으며 법원이 자유재량으로 판단한다. 미국이나 유럽에서는 오래전부터 상표인지도조사결과를 증거로 자주 활용하여 온 데 비하여 한국, 일본, 중국에서는 상대적으로 덜 활용하고 있는 편이다. 그 주된 이유는 경제성과 신속성이 담보되지 않기 때문이다. 우편조사, 전화조사, 가두면접조사(mall intercept survey), 방문조사, 인터넷조사, 인터넷-전화혼용조사 등 여러 가지 조사방식이 있지만, 조사의 경제성, 신속성, 분석 및 통계의 용이성 등을 고려할 때 인터넷 조사방식이 가장 적합하므로 인터넷(온라인)용 상표인지도조사 툴이 개발된 업체를 활용하면 이 문제를 어느 정도 해결할 수 있을 것이다. 그리고 상표인지도조사 비용이 고액인 것은 수 백명으로부터 응답을 받아야 하기 때문인데, 인터넷조사방식에 더하여 모집단과 표본추출을 용이하게 할 수 있는 방식을 개발한 기관에 의뢰하면 비용을 절감할 수 있을 것이다. 방호표장등록제도를 시행하고 있는 일본을 제외하고 우리나라, 중국, 미국, 유럽 중 어느 나라에서도 특허청(상표청)이 유명상표등록출원을 심사하여 유명상표로서 등록하고 특별히 보호를 하는 제도를 두고 있지 않다. 그러나 각국의 행정기관이나 법원은 상표출원에 대한 등록여부의 판단 또는 상표권침해나 부정경쟁행위 여부에 관한 분쟁에서 상표가 저명상표인지 여부를 판단해야한다. 그리고 저명상표여부를 판단할 때 그 상표에 대하여 행정기관이나 사법기관이 이미 저명상표임을 인정한 사례가 있으면 이를 참작하는 것은 당연하다. 따라서 세계적으로 많은 나라의 저명상표판단주체들은 비공식적으로 저명상표로 인정된 상표들 목록을 작성하여 공유하거나 민간기관이 작성한 저명상표목록집을 판단에 활용하고 있다. 일본의 산업재산전자도서관에서는 심사관들과 판사들의 판단에 의해 저명상표라고 인정된 상표의 리스트를 만들어 놓았다고 하며, 유럽연합에서는 체코의 지적재산사무실에서 발행한 유명상표리스트를 정보활용목적으로 사용하고 있다고 한다.