미국, 일본, 유럽 등 주요 국가의 특허권 및 상표권의 양도, 실시권 설정, 등록 제도와 그에 따른 법적 효력 및 대항요건에 관한 비교 분석 doc_id PCY_201707040305150761_5

미국 특허법에는 특허 실시권 등록제도가 없다. 미국 특허법 §261은 특허권의 양도 등록에 관하여는 규정하지만, 실시권에 대하여는 언급하지 않고 있으며, 판례와 실무 또한 이 규정이 실시권에 대하여는 적용되지 않는 것으로 해석한다. 실시권의 등록은 USPTO의 내부 규정에 의해 운영되고 있을 따름이며, 실시권을 등록하더라도 미등록 실시권에 비하여 특별한 법적 효력이 인정되는 것은 아니다. 이는 공익적 견지에서 제3자에게 당해 특허를 현실적으로 실시하고 있는 자가 누구인지 등의 정보를 제공하는 의미 이상을 부여받지 못한다. 또한, 특허권의 양도등록과는 달리, 실시권을 등록하였다고 하여 동일한 특허발명에 대한 후발 실시권자와의 관계에서 우선권을 인정받는 것도 아니다. 따라서 동일한 특허에 대하여 실시권이 경합하면 먼저 실시권을 설정 받은 자에게 우선권이 있다. 배타적 권리에 해당하는 특허권과 전용실시권의 등록에는 형식주의가 적용되는 반면, 통상실시권에는 의사주의가 적용된다. 2011년 일본 개정법 제99조제1항은 “통상실시권은 그 발생 후에 그 특허권 혹은 전용실시권 또는 특허권에 대하여 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력을 가진다“ 로 개정되었다. 통상실시권은 등록 등 어떠한 요건을 구비하지 않아도 발생 후, 특허권 또는 전용실시권의 수인에게 대항하는 것이 가능하고, 파산관재인의 해제권도 제한된다. 다만, 통상실시권자는 민법의 일반원칙에 따라 ‘확정일자 있는 증서에 의한 통지’나 ‘확정일자 있는 증서에 의한 승낙’에 의해 대항요건을 갖추어야 한다고 해석된다. 이 제도의 도입으로 제3자 대항요건이 법정 통상실시권과 같게 되어, 일본 특허법 제99조제2항이 삭제되었고, 통상실시권에 관한 권리변동의 대항요건을 규정한 특허법 제99조제3항도 삭제되었다. 특허에 관한 양도나 권리의 이전은 후속 양도나 담보권의 설정일 3개월 이내에 USPTO에 등록되지 아니하는 경우 후속 양수인이나 담보권자에 대항할 수 없다. 3개월 조항은 다른 권리의 이전(예를 들어 부동산의 이전)과는 구별되는 독특한 조항으로서 특허권 등의 이전 당시에 등록부에 기재 되어 있지 않더라도 특허권 등의 이전 후 3개월 이내에만 등록을 하면 후속 양수인 또는 담보권자에 대항을 할 수 있다. 따라서 특허권 등을 이전 받는 경우 단순히 양도시점에서의 권리자를 확인하는 것만으로는 부족하며 양도 또는 담보권 설정일 3개월 이후까지 확인을 해야할 필요가 있다. 미국에서는 제3자 대항요건을, 후속 양수인이나 담보권자로 한정하고 있다는 점이 특이하다. 즉, 대항효력을 받는 자를 특허권자를 제외한 모든 사람으로 확장하는 것이 아니라, 후 순위 권리자로 제한하고 있다. 특허권 등의 양도의 사실이 USPTO에 서류로 제출되는 경우는 다음의 두 가지 목적 때문이다. 첫째는, 특허권 등의 양도 사실을 USPTO 등록부에 기록을 하는 것으로, 이는 공중에게 양도의 사실을 법적으로 고지하는 행위이다. 양도의 사실을 법적으로 고지함으로써 추후 특허권 등을 이전 받는 양수인과 대중을 법적으로 보호하고자 함에 그 목적이 있다. 양도의 사실을 USPTO 등록부에 등록하는 행위는 단순한 행정적인 절차로서 USPTO는 양도에 관한 정보를 단순히 등록부에 기재할 뿐 등록되는 정보의 진위여부나 특허에 관한 권리의 양도 또는 이전 자체의 법적인 하자여부 등에 대해서는 확인을 하지 않는다. 둘째는 발명이 특허되기 전에, 즉 출원과정에서 특허출원에 관한 권리가 양도된 경우, 그 양도되었음을 주장하는 서류를 특허청에 제출하여 양수인이 출원에 관한 제반 절차를 수행할 수 있다. 출원 과정에서 특허 출원에 관한 권리가 양도된 경우, 그 양도의 사실을 USPTO 등록부에 등록하는 것만으로는 양수인이 출원에 관한 절차를 이행할 수 없으며, 양도관련 서류가 특허청에 제출되어 출원포대에 포함됨으로써 양수인이 이후 출원에 관한 절차를 이행할 수 있다. 특허 또는 출원에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있다. 양도란 특허권 등(right, title or interest)을 현 특허권 등의 소유자로부터 양수인에게 이전하는 행위를 말한다. 미국법상 발명의 소유권은 발명자에게 귀속되며, 발명자 또는 발명자로부터 권리를 이전 받은 자는 그 권리를 다시 제3자에게 양도할 수 있다. 양도가 가능한 특허 출원에 관한 권리는 미국 국내 출원뿐만 아니라 미국을 지정한 PCT 출원 및 가출원(provisional application) 도 포함된다. 양도는 일반적으로 자신의 권리를 타인에게 이전하는 행위를 말한다. 특허법상 양도는 특허나 출원의 권리 전부나 일부를 타인에게 이전하는 것이라고 정의된다. 미국 심사기준은 등록서류와 더불어, 특허나 출원에 대한 권리에 영향을 미치는 서류도 USPTO에 등록시킬 수 있다고 규정하고 있다. 등록이 허용되는 서류로는 실시권, 담보권, 이전 계약 등이 있으며, 미국에서의 양도는 실시권 설정, 담보설정 등을 포함한 포괄적 개념에 해당한다. 유럽특허출원은 하나 또는 그 이상의 지정된 회원국에 대해 이전되거나 권리를 발생시킬 수 있다. 유럽특허출원의 양도는 서면으로 행해져야 하고 계약당사자의 서명을 요구한다. 유럽특허출원은 하나 또는 그 이상의 지정된 회원국에 대해 이전될 수 있다. 유럽특허조약 제72조에 위반함이 없이, 유럽특허출원은 이해관계인의 청구와 그 이전이 발생된 것에 대해 유럽특허청을 만족시키는 서류를 제출함에 의해 유럽특허출원의 양도가 유럽 특허 등록부에 기록된다. 유럽특허출원의 이전신청은 정해진 행정수수료가 납부된 때까지는 제출되지 않은 것으로 간주된다. 유럽특허출원의 이전을 증명하는 데 적합한 서류는 어떤 종류라도 허용될 수 있다. 양 당사자에 의해 서명된 선언서는 적절하지만, 양수인도 유럽특허청에 의해 특허등록부에의 기재를 통지받으므로, 양도인에 의해 서명된 이전의 선언서도 경우에 따라 충분할 수 있다. 양도증서 또는 그 이전을 증명하는 공식문서 또는 그 초본과 같은 정식 증거서류 등이 유럽특허출원의 이전을 증명할 수 있다. 제출된 증거가 부적당하다고 판명되면, 유럽특허청은 즉시, 그 이전을 신청하는 당사자에게 알리고 또 언급된 불비사항을 해소하도록 요청한다. 일반적으로 출원된 상표는 주등록부(Principal)에 등록되어 기재되나, 특별한 경우에는 즉 식별력이 없는 표장으로 미국특허청이 그 표장이 상표로서 기능을 가진다고 인정할 때만이 보조등록부(Supplemental registers)에 등록이 가능하다. 보조등록부에 등록된 상표는 이의신청을 위한 출원공고의 대상이 되지 않으며, 따라서 이의신청대상도 되지 않고, 사용의사에 근거한 상표출원은 보조등록부에 등록될 수 없다. 주등록부에 등록될 것인가 보조등록부에 등록될 것인가는 전적으로 출원인의 자유의사로 선택된다. 보조등록부에 기재된 상표에도 등록 사실을 표시할 수 있으며, 심사관의 인용참증으로 이용될 수 있다. 그러나 보조등록부에 등록된 상표에는 소유권을 주장하는 것을 통지(Constructive Notice)로는 추정(to collect damages)되지 않으며, 등록일로 부터 5년 이후라도 취소가 가능하다. 보조등록부에 기재된 상표는 현저성을 득한 후에는 주등록부에 기재될 수 있다.