특허 및 상표의 등록·거절·취소·무효와 관련된 심판 제도 및 상표 사용의 범위에 관한 법적 규정 doc_id PCY_201712070308005521_18

등록취소결정에 대한 심판이라 함은 이의신청에 의하여 등록취소결정을 받은 권리자가 특허심판원에 대하여 등록취소결정처분을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판을 말한다. 특허취소결정에 대한 심판제도는 특허이의신청에 의하여 심사관 합의체로부터 특허취소결정처분을 받은 자에게 그 불복을 허용함으로써 특허권자가 자기의 특허권을 구제받을 수 있도록 하는 제도로서, 특허이의신청의 심사에 대한 속심적 성격을 가지고 있다. 특허(실용신안)에 대한 심사기간 단축을 위하여 종전에 특허허여결정 전에 하던 출원공고제도를 폐지하면서 출원공고기간 중에 하도록 하였던 이의신청제도를 1997. 4. 10. 개정법에서 특허․ 실용신안등록 후에 하도록 하고 동 이의신청이 성립되어 당해 특허 등을 취소결정한 경우 이에 대한 등록취소결정 불복심판을 청구할 수 있도록 하였다(구특§132의3, 구실§54, 디§120). 1999. 7. 1. 이후 출원한 실용신안선등록의 등록이의신청에 의한 경우도 위와 같다. 상표등록거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우 그 청구일로부터 30일 이내에 보정이 가능하다(상§40①3, §41①1). 심판청구후의 보정이 출원서에 기재된 지정상품(지정서비스 포함) 또는 상표등록을 받고자 하는 상표에 대해서 행해진 보정이 요지를 변경하는 것으로 된 때는 당해 보정을 각하한다(상§123, §42①). 보정을 각하한 때는 보정각하결정등본의 등본의 송달이 있었던 날로부터 30일을 경과한 때까지는 심결을 하여서는 아니된다(상§123, §42②). 심판청구인이 보정각하결정에 대해 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 때에는 당해 소송이 확정될 때까지 심리를 중지하여야 한다(상§123, §42③). 심판절차에서 행하여진 보정각하결정에 대해서는 특허법원에 소를 제기하는 것이 가능하다(상§162①). 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조 제1항 제1호․ 제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용하므로, 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 심판관은 당해 거절이유를 통지하고 상당한 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 또한 심사단계에서 최후 거절이유통지에 대하여 한 보정이 보정가능한 범위를 벗어난 것이 심판단계에서 발견된 경우 당해 보정을 각하하지 않지만, 당해 보정이 신규사항을 추가한 경우에는 심판관은 거절이유를 통지한다(특§170, 실§33 → 특§63). 심판관이 통지한 거절이유에 있어서, 출원 당초부터 존재한 거절이유로서 최초거절이유로 지적되어야 할 것을 포함하는 거절이유는 원칙적으로 특§47ⓛ1에서 규정한 최초거절이유에 상당한다. 최초거절이유통지에 대한 보정에 의해 발생한 거절이유에 대하여 통지하는 것은 특§47①2에서 규정하는 최후 거절이유통지에 해당한다. 추가등록, 갱신등록, 전환등록의 무효심판은 상표권의 존속 중에는 물론 권리의 소멸 후에도 청구할 수 있다(상§117②, 상§118②, §214②). 한편, 상표법 제34조제1항제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조, 제118조제1항제1호 및 제214조제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판, 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판 및 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일 및 상표권의 존속기간갱신등록일 및 상품분류전환등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다(상§122①). 상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 추가등록무효, 갱신등록무효, 전환등록의 무효심판을 청구할 수 있다(상§117①, §118①, §214①). 상§73①3에서 “정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”라 함은 상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 위 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나(대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 1993. 11. 12. 선고 92후2083 판결, 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 등 참조), 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이는 동일한 상표의 사용이라고 할 것이다(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결, 1994. 11. 8. 선고 93후2059 판결 등 참조). 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 “등록상표의 사용”에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고(대법원 92. 11. 10. 선고 92후650 판결 참조), 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 등록상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1996. 7. 26. 선고 95후2077 판결, 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결, 1998. 6. 9. 선고 97후2125 판결 등 참조). 상표의 사용이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것으로서, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등 지정상품에 직접적으로 사용하는 행위(가, 나 목)뿐만 아니라, 상품에 관한 광고 ․ 정가표 ․ 거래서류 ․ 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(다 목), 즉 상표에 관한 선전, 광고행위를 포함한다. 그런데 이와 같은 상표에 대한 선전, 광고행위가 상표법 제2조 제1항 제6호 다 목의 사용행위가 되기 위해서는, 지정상품과 관련하여 행하여진 것이어야 하고 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 함은 물론이며, 나아가 위 다 목에서 규정하고 있는 바와 같이 단순히 광고 ․ 정가표 ․ 거래서류 등에 상표를 표시한 것만으로는 부족하고 상표가 표시된 광고 ․ 정가표 ․ 거래서류 등이 불특정 다수인이 볼 수 있도록 전시하거나 어느 정도 시중에 보급되어 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태가 될 수 있도록 반포하여야 한다(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결, 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조).