산업재산권 심판 및 소송 절차에 관한 법적 기준과 실무적 규정 doc_id PCY_201712070308005521_19

상표불사용에 의한 상표취소제도의 취지에 비추어 볼 때 상표에 대한 선전, 광고행위가 있었다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여(현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 한다) 선전, 광고행위가 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것이고, 또한 이 사건에서 원심이 확정한 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품이 의약품인 경우와 같은 경우에 있어서는 약사법 제26조, 제34조 등에서 의약품의 제조나 수입에 관하여는 보건사회부장관의 품목별허가를 받도록 규정되어 있어 그 등록상표를 지정상품인 의약품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 위와 같은 품목별허가를 받아야 하므로 그러한 허가를 받지 아니한 채 그 상표를 부착한 상품이 국내에서 거래되고 있다고 하더라도 이는 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수는 없는 것이다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 1257 판결 등 참조). 청구가 부적법하여 각하되는 경우 또는 청구가 이유가 없는 것으로서 거절결정이 지지되는 경우에는 각각 그 뜻을 기재한다. 청구가 이유가 있는 것으로 인정되어 그 출원이 특허(등록)되는 경우는 『원결정을 취소한다』라고 기재한다. 청구가 이유있는 것으로 인정되고 특§176②(실§33, 디§157②, 상§156②)의 규정에 의하여 특허청 심사국에 환송하는 경우는『원결정을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다』라고 기재한다. 위의 경우 상표출원심사에 있어서의 이의결정을 파기한다라는 뜻은 기재하지 아니한다. 보정각하결정에 대한 심판에 있어서, 그 청구가 이유가 있다고 인정되는 경우는 (구특§176①, 구실§35, 디§157①, 상§156①)『원결정을 취소한다』라고 기재한다. 그 청구가 이유없는 경우에는 그 뜻을 기재한다. 심판, 재심의 청구에 있어서는 당사자는 심리종결 전까지 그 이유를 분명하게 하여야 하며 심리종결까지는 이유를 보충할 수 있다(특§140, §140의2, §184, 실§33, 디§126, §127, §164, 상§77의2, §79, §85의2). 심판절차에서 상표의 출원공고결정에 대한 이의신청에 있어서는 신청의 이유를 기재하여야 한다(상§25). 심판절차에서 상표의 출원공고결정에 대한 이의신청에 있어서는 이유의 보정기간(이의신청기간 경과후 30일 이내)에 제한이 있다(상§26, §81). 이유의 보충에 있어서는 신청, 청구의 취지를 변경하지 아니하는 한 최초 신청한 이유의 일부 또는 전부를 정정하고 다시 새로운 이유를 추가할 수 있다(특§140②). 심리종결의 통지후에 이유보충서가 제출된 경우에는 그 내용에 따라 심리재개의 필요가 있는지의 여부를 검토하고 그 필요가 있을 때에는 심리를 재개하지만 만약 그 필요가 없다고 인정될 때에는 그 보충서는 신청이 있는 경우에 한하여 반환한다(특시칙§66). 심결문의 등본을 발송한 후에 제출된 이유보충서는 반려 처분할 수 있다. 지정기간은 특허법 제15조 제2항(실§3, 디§17, 상§17)의 규정에 의거하여 모두 연장이 가능하다. 특허심판원장 또는 심판장이 관련 법령에 의하여 지정하는 지정기간의 연장기간은 1개월 이내로 한다. 지정기간에 대한 연장신청이 있는 경우에는 불가피성을 소명한 경우에 한하여 그 기간의 연장을 승인하고 이를 통지하여야 한다. 다만, 답변서 제출기간에 대한 최초 연장신청의 경우에는 그 기간의 연장에 대한 불가피성을 소명하지 않아도 1개월의 기간을 연장할 수 있다. 연장은 2회에 한함을 원칙으로 하나 재연장신청의 불가피성을 소명한 경우에 이를 승인할 수 있다(심판사무취급규정§22). 다만, 신속심판 또는 우선심판의 경우에는 지정기간연장신청이 1회로 제한된다(심판사무취급규정§22②). 회보가 도착한 때에는 다음 변론기일에서 변론에 상정하는 절차를 거쳐야 하며, 당사자가 원용하는 수가 많다. 이에 관계되는 사항은 기본조서에 기재하며, 증인 등 목록의 비고란에는 발송일자와 도착일자만을 기재한다. 소송촉진을 기한다는 의미에서는 회보가 도착한 즉시 원․피고 쌍방에게 그 사실을 통지(전화, 모사 전송 등)하여 다음 변론기일까지 회보에 기초한 변론을 준비하게 하는 것이 요망된다. 회보에 관하여는 이상의 처리로 족하며 나아가 이를 따로 서증으로 제출시킬 필요는 없다. 회보처(단체 또는 기관)에서 임의로 참고서류 사본 등을 동봉 송부한 경우에도 이를 포함한 전체를 사실조회결과로 처리하면 되며, 그 참고서류를 따로 서증으로 할 필요는 없다. 이 점은 문서촉탁의 경우와 다른 점이다. 다만 당해기관 이외의 자가 작성한 문서로 단순한 참고서류가 아닌 정식의 문서가 포함되어 있는 경우에는 이를 증거로 하려면 별도의 서증으로 제출받아야 한다. 다만, 그 사본을 다시 제출할 필요는 없고 첨부되어 온 서류에 직접 서증번호를 부기하면 된다. 심판비용은 패소한 당사자가 부담하는 것을 원칙으로 한다(민소§98). 다만, 아래의 경우에는 그 예외가 적용될 수 있다(민소§99, §100) ① 심판청구가 화해, 권리이전, 실시권설정을 이유로 심결각하된 경우 심판 비용은 각자 부담으로 할 수 있다. ② 소극적 권리범위확인심판에 있어 피청구인(권리자)이 경고등 권리행사가 없고 방어도 하지 아니한 때에는 청구인(비권리자)이 승소한 경우에도 승소자가 비용을 부담한다. ③ 신청에 의한 증인심문 결과 증인․ 증언이 입증사항과 관계가 없는 자․ 사항인 것이 판명된 경우 그 증인심문에 소요된 비용은 신청한 당사자가 승소자인 경우에도 그 자에게 일부나 전부를 부담시킬 수 있다. ④ 특허무효심판 청구후 특허발명의 명세서가 정정청구에 의하여 정정된 결과 무효사유가 소멸된 경우 피청구인이 승소자인 경우에도 비용을 일부나 전부를 부담시킬 수 있다. ⑤ 상표 불사용취소심판에 있어 피청구인(권리자)이 권리를 포기하고자 대응을 하지 아니한 때에는 청구인(비권리자)이 승소한 경우에도 심판 비용은 각자 부담으로 할 수 있다. 심판에 관한 비용액은 청구에 의하여 특허심판원장이 결정한다(특§165⑤, 실§33, 디§153⑤, 상§152⑤). 심판비용액 결정청구는 해당 심결 또는 결정이 확정된 후에 당사자가 하여야 한다. 심판비용액의 결정을 청구하는 자는 심판비용액 결정청구서에 필요한 비용계산서와 증빙서류를 첨부하여야 한다(특시칙§68, 실시칙§17①, 디시칙§84, 상시칙§73). 참고로 민법 제165조에 따라 심판비용액 결정청구의 소멸시효는 10년으로 한다.(민법 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효) ① 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당한 것이라도 그 소멸시효는 10년으로 한다.) 심판 또는 재심에 관한 비용액(이하 “비용액” 이라 한다)의 결정을 위한 구체적인 절차와 방법은 산업재산권 심판 비용액 결정에 관한 고시(특허청 고시)에서 정하고 있다.