특허 무효심판 및 권리범위 확인심판의 절차적 요건과 확인대상발명의 특정 기준에 관한 법리 doc_id PCY_201712070308005521_3

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다. 위 법리에 비추어 보면, 당초 청구인들이 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, 비록 위 심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 청구인에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 그 나머지 청구인의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리·확정되었다고 할 수 없다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결). 위 거절결정등본에 대한 공시송달은 특허법 제219조 제1항 소정의 요건을 구비하지 못한 부적법한 것이어서 효력이 발생하지 않아 이 사건 심판청구가 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일의 심판청구기간이 경과되어 제기되었다고 볼 수 없고, 한편 이 사건 심판청구에 공동출원인 중 1인만이 불복심판청구를 한 잘못이 있기는 하지만, 위에서 본 바와 같이 공시송달이 부적법하여 심판청구기간이 경과되지 않은 이상 그 심판청구기간 안에는 심판청구인을 추가하는 보정이 허용되어 이러한 잘못은 치유가능하다고 할 것이므로, 이와 달리 거절결정에 대한 불복심판청구기간이 경과되었음을 전제로 하여 이 사건 심판청구가 부적법하다고 본 이 사건 심결은 위법하다(특허법원 2005. 9. 16. 선고 2005허5679 판결). 확인대상발명은 청구 취지의 일부를 이루는 것이므로 심판청구서에 반드시 첨부되어야 한다. 확인대상발명은 별지 서류에 그 설명서 및 도면을 기재하여 심판청구서에 첨부할 수 있고, 또한 심판청구서의 [별지 내역]에서 [청구의 취지] 및 [청구의 이유]와는 별도의 항목으로 명확히 구분하여 [특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면]을 기재한 경우도 심판청구서에 첨부된 것으로 본다. 심판청구서에 확인대상발명(고안, 디자인, 표장)을 첨부하지 아니한 경우 심판장은 기간을 정하여 그 흠결을 보정할 것을 명하고, 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다(특§141①②, 디§128①②, 상§127①②). 만일 심판청구서 내용 중에 확인대상발명의 설명서 및 도면을 기재하여 청구의 취지 및 청구의 이유와 명확히 구분되지 않는 경우에도 위와 같다. 확인대상발명(고안, 디자인, 표장)이라 함은 권리범위 확인심판에 있어서 특허발명과 대비되는 발명을 말한다. 한편, 적극적 권리범위 확인심판에서 피청구인은 자신이 실제로 실시하는 발명은 청구인이 제출한 확인대상발명과는 다른 발명을 주장하는 경우가 있는데, 이를 실시주장발명(고안, 디자인, 표장)이라 한다. 확인대상발명은 청구인이 대상물을 주관적으로 가공하여 특허명세서 및 도면의 기재 형식을 빌어 기재한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명과 대비될 수 있을 정도로 구체적으로 기재되었는지에 관한 특정 문제는 심판의 대상물을 확정하기 위한 심판부의 직권조사 사항이며, 심판 청구의 적법성을 충족하기 위한 매우 중요한 전제 요건이다. 권리범위 확인심판청구 1건에 관련하여 확인대상발명은 1개이어야 한다. 다만, 하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는 복수개의 실시예가 기재될 수 있다(이들 실시예 모두가 특허발명과 대비하여 속부가 달라지지 않음을 전제로 한다). 권리범위 확인심판은 청구인이 심판 대상물인 특허권과 확인대상발명의 권리관계에 대한 확인을 구하여 그로부터 발생하는 특허침해금지 및 손해배상청구권 등의 법률상의 이익을 얻으려는 것이므로 민사소송에서의 확인의 소와 매우 유사한 성격을 가진다. 권리범위 확인심판의 심결은 특허침해 여부를 결정하는 기술적인 논거를 제시하므로, 특허분쟁의 발생을 억제하고, 소송전 당사자간 분쟁을 조기 해결하거나 소제기 여부를 결정하는 판단자료로 활용되며, 동일한 사안을 전제로 하는 특허침해소송에도 기술적 판단 기준을 제공하므로, 권리범위 확인심판제도는 여러모로 매우 유용한 제도라 할 수 있다. 권리범위 확인심판에 대하여 특허법에서는 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구항별로 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 간략히 규정(특§135③)하고 있을 뿐, 권리범위 확인심판에 있어서 구체적인 심리 대상물의 범위나 판단 기준에 관해서는 규정을 두고 있지 않다. 그러므로 권리범위 확인심판의 절차적․ 실체적 요건들은 특허심판원 및 법원의 실무 운영이나 판례에 따르고 있다. 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조). 다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다. 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서, 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 족할 것이다. 따라서 (가)호발명에는 “충분히 혼련하여 니트로셀룰로오스의 함유량을 23%로 유지시킨다”라고 기재되어 있고 그 구체적인 혼련 시간은 기재되어 있지 않지만, 당업자라면 이 정도의 기재만으로 필요한 혼련시간을 쉽게 알 수 있는 것이므로 (가)호발명이 특정되지 않은 것으로 볼 수 없다. 설사 (가)호발명의 기재가 미흡한 점이 있더라도 이 정도는 보정이 가능한 사항으로서 보정을 명하였어야 할 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결).