특허법 제42조 제4항 제1호에 따른 청구항의 뒷받침 요건에 대한 형식적·실질적 판단 기준과 실시가능 요건과의 구별 필요성 doc_id PCY_201712070336526731_2

첫째, 청구항의「형식적인 뒷받침 요건」은 청구항과 ‘발명의 설명’의 기재에 형식상 불일치가 존재하는지 여부를 판단하여 결정한다. 구체적으로 ① 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않는 경우, ② ‘발명의 설명’과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 대응관계가 불명료한 경우 등을 생각할 수 있다. 청구항의「형식적인 뒷받침 요건」은 ‘발명의 설명’ 기재 자체로 쉽게 파악이 가능하다. 둘째, 청구항의「실질적인 뒷받침 요건」은 ‘발명의 설명’에 기재된 발명의 내용에 비하여 청구항이 지나치게 넓은지 여부를 판단하여 결정한다. 구체적으로 ① 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 수단 또는 공정으로 기재되어 있으나, 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있지 않는 경우, ② 청구항에는 상위개념이 기재되어 있으나, ‘발명의 설명’에는 그 소속된 복수의 하위개념이 기재되어 있는 경우 등을 생각할 수 있다. 청구항의「실질적인 뒷받침 요건」은 통상의 기술자의 입장에서 뒷받침 여부를 판단하는 작업이 필요하다거나 정책적 고려, 산업분야별 특성을 반영한 개별적 판단 등을 고려해야 하며 파악하는데 있어 어려움이 많다. 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항과 발명의 상세한 설명 사이에 각 내용의 일치를 통해 청구항이 발명의 상세한 설명보다 부당하게 넓은 범위로 주어지는 것을 견제하는 것에 있음은 분명하다. 문제는 위 요건이 언급하고 있는 일치가 청구항의 범위 내에 있는 모든 기술이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 있는지와 함께 발명의 상세한 설명을 통해 청구항에 대한 재현 또는 이해를 할 수 있을 것을 요구하는 실질적 일치인지 아니면 청구항에 언급된 내용에 대해 상세한 설명에 그에 관한 구체적 언급이 있다는 외관이 존재할 것을 요구하는 형식적 일치인지 여부이다. 전자와 같이 볼 경우 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허법 제42조 제3항 제1호를 포괄하게 되며, 후자와 같이 볼 경우 두 요건은 별개의 요건으로 작용하게 된다. 현재까지의 판례에 의하면 대법원은 위 두 가지 중 어느 입장을 취하고 있는지는 명확하지 않다. 그러나 이러한 판단 기준의 단점은 규정의 취지를 벗어날 수 있다는 것이다. 출원인 또는 발명자는 최초로 첨부된 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 대응되는 사항이 기재되어 있지 않더라도, 보정으로 특허청구범위와 동일한 기재를 발명의 상세한 설명에 단순히 중복하여 기재함으로써 동 규정의 위반을 피할 수 있다. 또한 발명의 상세한 설명에 비하여 특허청구범위가 지나치게 확장되거나 포괄적으로 기재되었으나 특허청구범위와 동일한 기재가 발명의 상세한 설명에 포함되어 있는 경우, 형식적인 판단 기준만으로는 뒷받침 규정에 위반되었다고 판단할 수 없다. 이 경우 출원인 또는 발명자가 실질적으로 발명하거나 공개한 것보다 더 넓은 범위의 독점권을 부여받게 되어 규정의 취지에 명백히 반한 것이 된다. 이러한 이유로 2000년대 들어 실체적인 대응관계를 판단한 유형 1의 대법원 판례 또한 병존하는 것으로 보인다. 우리나라 법체계는 성문법주의로서 명세서 기재와 관련해서 ‘발명의 설명’과 특허청구범위로 나누어 각각 특허법 제42조 제3항과 제4항에서 독립적으로 규정하고 있다. 이러함에도 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단에 특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준을 혼용 또는 구분하는 대법원 판결이 반복되어 왔다. 이러한 상황에서 “특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지 여부”에 의하면 판단할 것이며, 제42조 제4항 제1호의 판단에 특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준을 적용하지 말 것을 명확히 한 대법원의 이번 판결은 시의적절하다고 본다. 뒷받침 요건의 기본 취지는 ‘발명의 설명’에서 공개된 기술범위에 비하여 지나치게 넓은 권리범위를 부여될 수 있는 경우는 크게 2가지가 있을 수 있다. 첫째, 발명이 특징을 기술하여 정의하지 않아 그 기술범위의 경계가 확정되지 않고 개방되어 추가적인 기술범위가 포함될 수 있는 경우와, 둘째, ‘발명의 설명’의 기재와 비교하여 더 넓은 권리범위를 청구항에 기재하는 경우이다. 특허법은 명세서의 기재불비에 대하여 3측면에서 기재요건을 분리하여 각각의 기능을 통해 청구항에 대한 기재불비 여부를 판단하도록 하고 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항이 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침될 것을 요구하고 있으나, 대법원은 실시가능 요건과 뒷받침 요건을 통합·적용하여 청구항이 명세서에서 명확하게 이해되어 재현(실시가능 요건)될 것도 함께 요구하는 판결도 적지 않다. 특허법 제42조 제4항 제1호의 ‘보호받으려는 사항’은 출원인이 창안하여 공개한 발명에 대해 권리 범위의 근거가 되며 심사관에 의한 심사전의 상태이다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호는 명확하게 이해되거나 재현할 것과는 무관하게 출원인이 권리로서 주장할 수 있는 발명이 ‘발명의 설명’에 기재된 기술범위를 기준으로 허용될 수 있는 선을 넘어서는지 여부만을 판단하면 될 것이다. 이에 반하여, 대법원은 청구항에 속하는 기술구성 뿐 아니라 그 결합 및 작용 효과가 일목요연하게 기재되어야 하거나 과도한 실험 또는 특별한 지식을 부가하지 않고도 정확하게 이해하고 재현할 수 있는지를 판단의 기준으로 보고 있는 듯하다. 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에는 보호받으려는 항, 즉 청구항이 하나 이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정한다. 특허법 제42조 제4항 제1호는 이른바 뒷받침 요건으로서, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부로 뒷받침 요건을 판단할 것이지, 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부, 즉 실시가능 요건에 의하여 판단하여서는 아니 됨을 분명히 하고 있다. 이 글에서는 대상판결에서 제시한 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준의 문제에 집중하여, 대상판결 이외 우리 대법원의 판례를 유형별로 살펴보고 미국, 일본, 유럽의 법제와 사례를 통해 우리가 참고할 수 있는 발전적 시사점을 음미한 후 대상판결을 재검토해 보기로 한다. 일본 특허법 제36조 제6항 제1호는 “특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것일 것”이라고 하여, 우리 특허법 제42제 제4항 제1호와 거의 동일한 표현으로 발명의 상세한 설명에 의한 뒷받침 요건(이하 ‘뒷받침 요건’이라 한다)을 규정하고 있다. 이 때 명세서는 동조 제2항에 따라 출원서에 첨부된 서류 중 특허청구범위, 도면, 요약서를 제외한 부분이며, 발명의 상세한 설명은 동조 제3항에 따라 명세서 중 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명을 제외한 기재사항으로 개정 전 우리 특허법의 ‘발명의 상세한 설명’과 동일한 범위를 가지는 개념이다. 이 규정은 동법 제49조 제4호에 따라 심사 시 거절이유이고, 특허법 시행규칙 제13조의2에 따른 정보제공사유이며, 동법 제123조 제4호에 따라 등록 시 무효사유이다.