특허 청구범위의 기재가 발명의 설명에 의해 기술적으로 뒷받침되어야 하는 뒷받침 요건 및 실시가능 요건에 관한 법리적 판단 기준 doc_id PCY_201712070336526731_6

청구항에는 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’를 기능적 표현을 사용하여 청구하고 있다. 한편 ‘발명의 설명’에는 구체적으로 열거된 16가지 화합물뿐만 아니라 이와 같은 기능을 수행하는 모든 화합물이 여기에 해당된다고 볼 수 있다. 하지만 ‘발명의 설명’에는 열거된 16가지 화합물중 2가지 화합물에 대한 약리효과를 구체적인 수치로 대비한 실험결과만 기재되어 있을 뿐이고 나머지 14가지 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 ‘콜라게아제-3 선택적 억제제’에 속하는 화학구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없다. 이러한 기능적 특허청구범위의 특정은 우선일 이전에 알려져 있는 화합물 뿐 아니라 장래에 밝혀질 화합물도 포함되는 것으로서 발명자가 실제로 수행한 발명보다 광범위한 것을 청구하는 문제가 발생하게 된다. 이러한 판단과 관련하여 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후 1071, 96후1088 판결은 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에 그러한 기재는 구 특허법 제8조제4항에 위배되어 부적합하다고 설시하였다. 또한 발명의 상세한 설명에 기초한 목적을 달성하기 위하여 필요한 각종 조건이나 환경이 특허청구범위에 기재되지 않거나 일부만 기재되어 특허청구범위의 기재가 명세서의 발명의 상세한 설명에서 뒷받침되는 기술사상(발명의 공헌도)을 훨씬 초과하여 극히 포괄적인 것이어서 기재가 부적합하다고 하여 발명의 공헌도에 대하여 부연하였다. 구특허법 제8조 제4항은 현행 특허법의 제42조 제4항의 규정이 모두 포함되어 있었으며, 위 판례들은 이 중 뒷받침 규정에 대하여 판단한 것이다. 이후 제42조 제4항 제1호 규정에 대한 초기 판결은 동일한 판단 기준을 적용하였으나, 그 이후 다른 유형의 판결이 주로 선고되었다. T 435/91사건에서 이 사건 발명은 세제성분이 6각 결정상을 갖도록 변형하는 첨가제를 핵심특징부로 하고 있으나, 청구항 제1항에 기재된 핵심특징부인 첨가제가 기능적으로 정의되어 논점이 되었다. 심판부는 T 409/91에 근거하여 ‘발명의 설명’을 판단하는 기준은 발명이 구성요소로 정의되든 기능적으로 정의되든 관계없이 청구항에 정의된 전체영역에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 부담 또는 창조적인 노력없이 실시할 수 있어야 한다고 지적했다. 기능적 정의의 특징은 구성요소가 구조적인 용어로 정의되어 지지 않고 그 효과로 정의되어 지며, 기능적 정의에 속하는 합성물은 이 사건 발명의 청구항에 정의된 효과를 유발하지만 이 사건 발명의 실시예에 기재된 화학적 성분과 전혀 다를 수도 있다는 것이다. 심판부는 기능적으로 기재된 청구항은 추상적이며 권리범위의 경계확정 없이 무한하게 일군의 대체수단까지 포함하게 되므로 청구항에 기능적으로 기재된 발명은 EPC 제83조의 실시가능 요건을 만족한다 하더라도 위와 같은 기능적인 정의에 속하는 모든 대체수단을 ‘발명의 설명’에 기재하여 통상의 지식을 가진 자가 알 수 있어야 한다고 강조하였다. 재판부는 상기의 쟁점 구성이 발명의 설명에 존재하는 거의 동일한(단어 “may”만 삭제되었을 뿐이다.) 문장에 근거할 뿐이며, 그 문장에서는 출원된 발명의 특성을 나타내는 어떠한 기술적 개시도 찾아 볼 수 없다고 보았다. 쟁점 구성은 VHF/UHF 대역 방송서비스와 휴대전화 주파수 대역 통신서비스로부터 받은 “정보”를 언급하고 있는데, 정보의 타입이 특정되지 않았기 때문에 모든 정보를 포함하는 것으로 볼 수 있다. 반면 발명의 설명에서는 소수의 특정 정보만이 특정 맥락에서 교환되는 것이 예시로서 개시되어 있다. 이러한 불일치에 대하여 재판부는 “정보”를 특정한 맥락에서 특정 종류의 것으로 해석할 경우 ‘명확성 요건’에 위배되며, 모든 정보를 포함하는 것으로 넓게 해석한다면 ‘명확성 요건’은 충족하겠지만 발명의 설명이나 도면에 의한 기술적 뒷받침이 “정보”의 넓은 범위보다 부족하여 ‘서포트 요건’에 위배된다고 보았다. 첫째, ‘발명의 설명’의 실시가능 요건에 대해 살펴보면, ‘발명의 설명’에 기재된 ‘기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램’은 컴퓨터 프로그램과 기록매체의 2개의 구성요소가 각자의 기능이 서로 영향을 주지 않으며 독립적으로 단순 결합된 형태이므로 ‘기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램’의 구성요소인 컴퓨터 프로그램과 기록매체 및 그 연결관계로부터 ‘컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체’를 과도한 실험없이 재현할 수 있으므로 발명의 실시가능 요건을 충족한다. 둘째, ‘발명의 설명’에 의한 뒷받침 요건을 살펴보면, ‘기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램’과 ‘컴퓨터 프로그램이 저장된 기록매체’는 모두 컴퓨터 프로그램과 기록매체의 2개의 구성요소가 각자의 기능이 서로 영향을 주지 않으며 독립적으로 단순 결합된 형태이다. 따라서 ‘기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램’과 ‘컴퓨터 프로그램이 저장된 기록매체’는 모두 컴퓨터 프로그램의 데이터 처리 기능과 기록매체의 담체 기능의 단순 결합으로 구성된 결합체로서 기록매체에 프로그램이 기록된 상태의 외형이 동일하고 기록매체에 담겨 컴퓨터와 기능상 연결된 후 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터상에서 작동한다는 점에서 동일하다. 제84조의 뒷받침 요건에 대한 항고부의 최근 결정 중 하나이다. 항고부는 제84조의 뒷받침 요건을 판단하는 데 있어서, 청구항에서 어느 정도의 일반화나 추상화는 허용된다고 하였다. 그러나 청구된 구성들은 청구항의 용어가 넓은 범위로 포함한 기술적인 실시예들을 명확하게 파악할 수 있도록 하여야 하며, 일반화되어 청구항에 기재된 발명에 의해 명세서로부터 파악되는 해결해야 할 기술적 과제를 이해할 수 있어야 한다. 청구항의 기재는 발명자가 그 기술 분야에 기술적으로 기여한 것에 상응하여야 하고, 또 그 기여한 것에 의해 정당화되어야 한다고 하였다. 이 사건 발명은 이미지를 표시하고 분석하는 방법에 관한 것이었다. “적어도 하나의 상기 설명자 요소(descriptor element)는 상기 이미지 픽셀의 서브셋만을 이용하여 유도된다”는 청구항 기재에 대하여 항고인은 서브셋이 이미지의 전체 픽셀을 의미할 수 있어 명세서에 기재된 발명의 필수적인 요소와 일치하지 않는다고 주장하였으며, 항고부는 이미지를 다수의 지역과 서브셋으로 분할하는 것이 발명의 기술적인 효과를 이루기 위하여 필수적이라 판단하여 청구항이 명세서에 의하여 뒷받침되지 않는다고 결정하였다. 의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, ‘청구항’과 ‘발명의 설명’에 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다. 의약용도발명의 의약적 용도를 입증하는 약리 데이터 및 약리효과를 ‘발명의 설명’에 기재하지 않을 경우에는 특허법 제42조 제3항 1호를 적용한다. 약리 데이터 및 약리효과는 특정 용도의 의약용도발명을 재현하기 위해 반드시 필요한 ‘특수한 지식’에 해당하기 때문이다. 이에 반하여, 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 ‘청구항’에 명확히 기재하지 않으면 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건에 위배된 것으로 본다. 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 청구항의 발명의 필수구성요소로 볼 수 있으므로 청구항에 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효에 의해 기재하지 않은 경우에는 발명의 설명에서 공개한 기술범위보다 훨씬 넓은 권리범위를 청구하는 것이기 때문이다.