특허 침해 및 무효 소송에서 신규성, 진보성, 내재적 성질 및 기술적 결합의 용이성을 둘러싼 법적 쟁점과 판단 사례 doc_id PCY_201903280551350771_1

갑은 휴대폰 부품 전문 업체(전기경보 및 신호장치 제조업)이다. 종래 박판 버저(thin buzzer)에서는 착자된 자석을 사용하였는데, 이 경우 안내 홈이 필요하고 연결거리가 멀며, 조립 완료 후에는 정확한 자력을 선택하기 어렵다는 단점이 있었다. 갑이 보유한 특허발명은 종래 기술의 문제점을 극복하기 위해서 마그네트용 금속링을 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 자력을 부여(착자)하는 것을 특징으로 한다. 을은 이어폰 및 헤드폰 전문 업체로서, 버저를 생산하여 판매하였는데 갑이 자신의 특허권 및 디자인권을 침해한다고 주장하면서 분쟁이 시작되었다. 갑은 특허발명의 명세서에 버저의 용도에 따라 미리 규격된 마그네트를 선택하여 창작하여야 하는 종래 기술은 용도별로 자석을 선택해야 하는 문제점이 있어, 이를 해결하기 위하여 특허발명은 마그네트용 금속링을 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 자력을 부여(착자)하는 것을 특징으로 한다고 설명하였다. 또한 의견제출통지에 대응하는 과정에서 청구범위를 ‘착자된 마그네트로 버저를 구성’ 하였다가 거절결정을 받자, ‘버저를 완성 후 금속링에 착자하는 구성’을 추가하는 보정을 하였다. 원고 EMI는 반도체 제조업체로서, 오작동 회로 부분을 다른 부분과 단절시키는 특정 구조의 금속 퓨즈(fuse) 및 그 제조 방법에 대한 특허권자이다. 피고 Cypress는 실리콘 밸리에 기반을 둔 반도체 디자인 및 제조업체로서, 반도체 제조 공정에 알루미늄과 텅스텐-티타늄 합금으로 제조된 퓨즈를 사용하였다. EMI는 Cypress가 사용하고 있는 공정이 자사의 특허를 침해한다며 소송을 제기하였다. 한편, EMI 특허 이전에 관련 선행기술로서 Toshiba, Holmberg 및 Yrikane 특허가 존재하였다. 이들 선행기술에는 EMI 특허의 청구항과 동일한 구조가 기재되어 있었으나, “증기 유도 파열”에 대한 설명은 없었다. 즉, 이들 선행기술에는 EMI 특허와 동일한 구조의 퓨즈가 기재되어 있지만, 이러한 퓨즈가 어떠한 메카니즘을 통해 파열되는지에 대한 설명은 없었다. 신규성 상실을 입증하기 위해서는 특허 청구항의 모든 구성요소가 단일 선행기술에 빠짐없이 기재되어 있어야 하는 것이 원칙이지만, 선행기술에 명시적으로 기재되지 않은 성질, 구조, 기능, 효능 등이 선행기술에 “내재하는 또는 필연적으로 존재하는(inherent)” 것임을 주장 및 입증하는 것이 가능하다. 따라서, 특허권자로부터 침해 주장을 받은 경우 모든 구성요소가 기재된 선행기술을 발견할 수 없는 경우에도 미기재된 구성요소가 내재한다는 주장이 가능할 것인지에 대한 면밀한 검토를 할 필요가 있으며 도움이 되는 증거를 수집할 필요가 있다. 특허침해소송을 당한 기업의 입장에서 특허의 무효를 주장하기 위해서는 “명백하고 확실한” 증거를 제시하여 무효를 입증할 책임을 지므로, 선행기술의 내용에 대한 다툼이 있을 경우 무효 입증은 어려워지게 되는 것이 일반적이다. 다만, 본 사건에서는 내재적 성질의 존재 자체에 대하여 다툼이 있었고, 1심법원은 내재적 성질의 존재에 대한 “명백하고 확실한” 증거가 부족한 것으로 판단하였는데, 연방순회항소법원은 이와 같은 “명백하고 확실한” 증거의 제시 여부에 대하여 아무런 언급 없이 내재적 성질의 존재를 인정하였다는 점을 유의할 필요가 있다. 한국이나 일본 모두 출원발명의 진보성을 부정할 때에는 통상 복수개의 선행기술(인용발명)을 조합하고 있다. 그러나 이들 선행기술의 구체적인 기술분야나 목적이 상이하다거나, 특히 양 기술을 조합할 때 기술적으로 문제가 발생하고 출원발명은 이러한 문제를 해결하고 있다면 진보성은 인정된다고 할 것이다. 심사관은 출원명세서를 통해 얻은 출원발명에 대한 지식을 근거로 사후적으로 분석하여 심사를 하므로, 당업자가 용이하게 출원발명에 이를 수 있다는 이유로 진보성을 부정하는 경향이 있다. 즉, 출원명세서로부터 얻은 지식을 근거로 출원발명을 사후적으로 분석하는 이른바 사후고찰(hindsight)로 진보성을 부정하는 경우에는, 특히 서로 관련이 없는 선행기술을 인용하거나 그 조합에 기술적 곤란성(teach away)이 있는 선행기술을 인용하는 경우도 적지 않다. 따라서 복수의 선행기술을 기초로 출원발명의 진보성이 부정되었다고 하여 먼저 포기하지 말고, 선행기술들 간에 기술분야 및 과제가 공통되는지 그 조합에 있어 기술적 곤란성은 없는지 등을 면밀히 검토하여 대응할 필요가 있다. PWM 조광 기술, 즉 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation; PWM)를 이용하여 빛의 강도를 조절하는 방법 자체는 주지기술이다. 이에 대해서는 당사자 간 다툼이 없고, 출원발명도 장시간의 점등 등에 의해 LED램프의 펄스 전류가 변화하여 발광 광량이 변동하는 것을 억제하는 것이 목적이므로 일반적인 동기부여가 없는 것은 아니다. 인용발명의 LED램프 장치는 상용교류전원을 전파정류하여 얻어진 파 형상의 전압 중, 예를 들면 40V 이상의 기간 중의 일부 기간에만 LED램프(106)에 일정 전력을 공급하도록 한 것이다. 그리고 LED램프(106)에 공급되는 전류는 스위칭제어회로부(322)에 의해 정전류가 되도록 제어되고 있다. 이에 대해 PWM 조광 기술은 발광 소자에 공급하는 전류를 일정 주기로 온오프시키는 것이므로, 당해 기술을 바로 인용발명의 LED램프 장치에 적용할 수는 없다. 인용발명에 PWM 조광 기술을 채용하는 것에는 기술적 곤란성이 있음에도 불구하고, 그 조합이 용이하다고 한 원심결은 판단 오류를 범하고 있다. 구체적으로 인용발명에 LED램프(106)의 통전(通電)을 온오프하는 PWM 조광 구동을 적용하면 LED램프(106)에 대한 통전이 없는 경우, 즉 LED램프(106)에 흐르는 전류가 0인 경우에는 LED램프(106)에 흐르는 전류를 일정하게 하는 제어를 통해 스위칭제어회로부(322)는 LED램프(106)에 공급하는 전류를 증가시키는 방향으로 동작하고, LED램프(106)에 전류를 흘리게 할 필요가 없음에도 불구하고 전력을 공급하는 사태를 초래하여 전원 자체가 파괴된다. 따라서 인용발명에 PWM 조광 구동을 채용하면 위와 같은 모순이 생기기 때문에 “LED램프(106)에 대해서 PWM 조광 구동을 가능하게 하는 데 있어 특단의 곤란성이 있다고 할 수 없다.”는 원심결의 판단은 잘못된 것이다. 인용발명에는 LED램프의 PWM 조광 구동에 대해서는 어떠한 기재도 없으며, “전압 귀환형 스위칭 전류”, “전류 귀환형 스위칭 전류”라고만 기재되어 있을 뿐, 구체적인 회로 구성 및 동작은 기재되어 있지 않다. 원심결에서 지적한 바와 같이 조명 장치에 조광 기능을 부여하는데 일반적 동기부여가 있음은 말할 필요도 없으므로, 발광 다이오드(LED)의 구동 장치에서도 PWM 조광 구동을 이용한 발광 다이오드의 광량 조정은 이미 주지 기술로서 알려져 있다. 따라서 위 일반적 동기부여 및 상기 주지 기술에 비추어보면, LED램프 장치인 인용발명에서도 PWM 조광 구동을 이용하여 조광 기능을 부여하도록 하는 동기부여는 당연히 있다고 할 것이다. 또한 인용발명의 전원장치부는 LED램프(106)와 전원장치부와의 접속이 끊겼을 때, 전류 귀환형에서 전압 귀환형으로 바뀌고 출력 전압에 제한을 가하도록 스위칭제어회로부(322)가 제어되므로, 인용발명에서 PWM 조광 구동을 채용하더라도 갑이 주장하는 바와 같은 전원 자체의 파괴는 일어날 수 없다.