상표법 및 부정경쟁방지법상 저명·주지 표지의 판단 기준과 지역적 인식 범위에 관한 고찰 doc_id PCY_201904190418053571_4

상표법 제34조 제1항 제11호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표(저명상표)에 대해서 상표 등록을 배제하고 있다. 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 상표 등록단계에서부터 저지하는 규정이다. 상표법 제34조 제1항 제9호 및 10호는 ‘타인의 상품 또는 어느 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(주지상표)’와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표를 상표등록에서 배제하고 있다. 상표법 제34조 제1항 제13호 및 14호는 국내 또는 외국 수요자들에게 ‘특정인 혹은 특정지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(특정인의 상품표지로 인식된 표지)’와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 목적으로 사용하는 상표를 상표등록에서 배제하고 있다. 상표법 제99조의 경우 상표침해 주장에 대한 항변으로 선사용권을 인정하고 있는데 그 인정요건 중 하나로 ‘상표 등록시 국 내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것(특정인의 상품표지로 인식된 표지)’을 요구하고 있다. 대법원은 인식된 상표 또는 주지상표 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단한다고 하며, 저명 상표인가의 여부는 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업 주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단한다고 설시하고 있다. 이러한 대법원의 설시는 사실상 같은 기준을 제시하고 있는 것으로 보이며, 동일한 자료와 판단 요소들을 바탕으로 구체적인 사안에서 표지의 주지성의 정도에 따라서 상품표지로 인식된 표지, 주지표지, 저명표지 등으로 구분하고 있는 것으로 보인다. 이러한 대법원의 태도는 법의 판단을 받는 표지 사용자나 조사를 담당하는 행정청의 입장에서 어디까지 주지표지로 볼 것이고 저명표지로 볼 것인지 예측가능성이 떨어지는 문제가 있다. 주지성은 법문상 ‘국내’에 널리 알려져 있을 것만을 요하나 통설과 판례는 국내 모든 이들에게 주지되어 있을 것을 요구하지는 않다고 보며 일정한 지역적 범위 안에서 그 업종과 상품에 관여하는 거래권에 속하는 사람들에게 주지되어 있으면 족하다고 보고 있다. 주지성 요건의 충족은 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려진 정도로 충분하다고 본다. 다만 최소한 영업자와 다른 경쟁저의 영업활동이 미치는 주요지역 내에서는 주지성 요건이 갖추어 져야 하며 이는 일률적으로 정할 수는 없고 상품의 종류나 거래대상자에 따라 달리 판단되어야 할 것이다. 주지성의 인식 주체에 대해서도 판례는 상품표지 및 영업표지를 인식하는 주체는 상품의 종류나 성질에 따라, 혹은 영업 및 거래의 종류 기타 형태 등의 거래 사정에 따라 달리보고 있다. 따라서 주지성 판단시 주지성의 지역적 범위와 수요자의 범위를 달리 확정하는 경우 주지성 여부의 결과가 달라질 수 있다. 반대로 어떤 상품이 특정 지역 혹은 특정 소비수요 내에서만 주지된다면 해당 지역과 수요계층의 상품 및 영업 내에서만 제한적으로 보호될 뿐이고 그 외 보호 범위가 미치지 않는 영역에서는 보호(침해)가 인정되지 않는 경우가 생길 수 있다. 주지성은 법문상 ‘국내’에 널리 ‘알려져’ 있을 것만을 요하므로, 해당 상품이 외국에서만 판매되거나 영업이 전적으로 외국에서만 이루어졌더라도 국내 수요자들에게 특정 외국기업의 상품 또는 영업으로 주지되었다면 보호대상이 되며, 외국에서 주지되더라도 우리나라에서 주지된 것이 아니면 보호대상에 해당하지 않는다. 주지성의 지역적 범위에 대해서, 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 인식되어 있는 정도까지 필요한 것은 아니며 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려진 정도로 충분하다고 보는 견해가 통설 및 판례이다. 구체적인 지역적 범위 설정 시에는 최소한도로 상품표지의 소유자와 그 상대방의 영업활동이 행하여지는 지역일 것을 요하고, 상품의 종류 및 성질에 따른 거래범위, 거래대상자의 차이, 지역의 특수성을 고려해야 한다. 일본에서는 저명성이란 엄격하게 해석되어야 할 요건으로 이해되고 있으며, 표시의 저명성에 대해 일본국내에 있어서 전국적인 저명성이라고 보아야 할 것인지의 견해대립이 있다. 이 점에 대해서는 전국적인 저명성이 있어야 한다고 보는 견해가 일본 경제산업성의 견해이며 유력한 견해이나 지역적 저명성만 있으면 족하다는 견해도 있다. 1호(상품주체등 혼동행위)의 주지성은 전국적으로 알려질 필요가 없이 일부 지방에서만 넓게 인식되는 표시면 된다고 보는 것이 법원의 태도(일본 최고재판소 1959. 5. 20. 판결)이지만, 저명성의 경우에는 그 지명도의 부당이용을 행한 부정경쟁장이법의 적용이 있도록 하기 위해서는 극히 넓은 지역적 범위에서 인식되어야 할 필요가 있다고 보고 있다. 다만 일본 학계의 견해도 저명성에 대하여 지나치게 엄격하게 입증을 요구하는 경우 입법을 한 의의가 없어질 수 있다는 점에 유의하여야 한다고 보고 있다. National Pork Board v. Supreme Lobster and Seafood Company 판결150)에서 문제가 된 ‘The Other White Meat'가 유명한지에 대해서 서베이(survey)를 통해서 이를 확인하는 작업을 하였다. 이 사건의 경우에는 높은 수준으로 소비자들과 일반대중이 이 사건 표장을 인식하고 있음을 확인할 수 있었는데 수년간을 두고 지속한 조사를 통해서 소비자들의 80% 이상이 이 사건 표장을 인식하고 있다고 했고 이런 점에 기초하여 이 사건에서 Supreme Lobster and Seafood Company의 ‘The Other White Meat'라는 표장이 저명성을 가지고 있다고 판단한 바 있다. 반면 Pinerest 사건의 경우 원고가 자신의 상표가 저명하다는 점에 대해서 신빙성이 있는 자료를 제출하지 못했고, 더해서 제출한 뉴스기사들도 모두 이 사건에서 문제가 된 시점에서의 원고회사의 저명성과 관련이 없다고 보았다. 원고회사는 2011년 11월 기준으로 500만명 이상이 매달 자신들의 기사를 본다고 주장하였지만 이 주장대로라고 하더라도 미국 전체 인구의 2%에 불과하여 제출된 증거만으로 원고회사가 전국적 인지도를 가지고 있다고 볼 정도의 저명성이 없다고 판단하였다. 피고의 상호이자 상표인 위 'sony'가 상품표지 또는 영업표지로서 국내에 널리 알려져 주지 저명한 사실 및 원고가 위 표장과 유사한 이 사건 도메인 이름을 등록한 사실은 앞서 본 바와 같고, 여기에, 피고의 상호 및 상표인 'sony'는 국내뿐만 아니라 외국에서도 저명한 상품표지 및 영업표지로서 강한 식별력을 가지고 있는 점, 원고가 이 사건 도메인 이름을 그 등록비용을 초과한 비싼 대가로 피고측에게 매도하려고 제의하고, 이에 응하지 아니할 경우 타인에게 위 도메인 이름을 무상으로 양도하는 등 심각한 문제를 야기할 것이라고 피고측에게 통지한 점, 원고의 이 사건 도메인 이름을 접한 일반인들은 이 사건 도메인 이름에 피고가 영위하는 네트워크 은행업과 관련된 홈페이지가 개설되어 있을 것이라고 자연스럽게 생각할 수 있는 점 등을 덧붙여 보면, 원고의 이 사건 도메인 이름 등록행위로 인하여 피고의 상호 및 상표로서 국내에 널리 인식된 'sony'라는 표지가 그 식별력이 손상된다고 보아야 할 것이다.