특허심판연구 paragraph_id 12951

다만, 명세서에 하위 개념에 해당하는 구성이 구체적으로 기재되어 있다고 하더라도, 무효사건 또는 정정사건에서 현출된 증거와 구별되는 이질적이거나 현저한 효과가 하위개념의 구성 한정으로부터 새롭게 인식되게 되고, 이러한 효과에 대해서는 명세서에서 설명하고 있지 않다면, 이러한 정정은 정정에 의해 선택발명에 이르게 된 것으로서 실질적 변경으로 판단할 수 있을 것이다. (만약 무효사건이나 제3자에 의한 정보제공 등에 의해 선행기술이 현출되지 않은 상태에서 특허권자가 이러한 정정을 스스로 한다면, 심사관은 이를 선택발명으로 인지하기 어려우므로 정정이 허용될 것이다. 그러나, 이 경우에는 추후 제3자에 의해 정정무효 사건으로 다시 다투게 될 가능성이 높다.) 한편, 정정에 의해 선택발명에 이르게 되었는지는 한정사항과 선행기술과의 대비라는 전제하에 논의될 수 있으므로, 독립특허요건을 다툴 수 있는 정정심판에서는 실질적 변경 여부로 판단하지 않고, 독립특허요건(진보성) 위배를 이유로 정정을 불허할 수도 있을 것이다.